B9 10060. Vzr. Rechtbank Breda, 25 augustus 2011, KG ZA 11-397, Bradford & Hamilton en Australian Gold (AG USA) tegen ThoBa (met dank aan Rutger van Rompaey QuestIE Advocatuur).
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Eiseressen vorderen onder meer staking van het gebruik van haar merk (AUSTRALIAN GOLD). ThoBa handelt in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (mogelijk verwarring, inhoudende het gevaar van associatie met het merk van Eiseressen) onder andere door het merk AUSTRALIAN GOLD volledig en identiek te incorporeren in de domeinnamen www.australiangold-shop.nl en www.australiangold-shop.com.
Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD is onder andere aanwezig doordat ThoBa een logo gebruikt dat het merk AUSTRALIAN GOLD (in gewijzigde vorm) bevat. ThoBa zou weliswaar toestemming hebben gekregen van haar toeleverancier voor het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD voor de aanprijzing en verkoop van producten, echter geldt deze toestemming niet voor het gebruik van het merk in domeinnamen. Bovendien wordt het gevaar van associatie met merk AUSTRALIAN GOLD vergroot doordat het logo van AG USA (in bewerkte vorm) door ThoBa is overgenomen. De totaalindrukken van beide logo’s komen overeen waardoor tevens sprake is van auteursrechtinbreuk. Het gevorderde verbod wordt toegewezen voor uitsluitend het gebruik van het merk in een domeinnaam, handelsnaam of logo. ThoBa wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de (gematigde) proceskosten veroordeeld.
4.6 De stelling van ThoBa dat zij van Rottmann & Borm toestemming heeft gekregen om de domeinnaam www.australiangold-shop.nl en www.australiangold.com te gebruiken om de producten van Australian Gold te verkopen is door eiseressen betwist en door ThoBa niet aannemelijk gemaakt. Uit de door ThoBa overgelegde brief van Rottmann & Borm blijkt weliswaar dat ThoBa toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het merk voor de aanprijzing en verkoop van de Australian Gold producten, maar niet dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor “normal sales activities” en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.
Voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD met de toevoeging “-shop” in de domeinnamen van ThoBa bij het publiek de indruk zal ontstaan dat ThoBa onderdeel uitmaakt van het officiële netwerk van distributeurs van Australian Gold in Europa, althans dat er tussen AG USA en ThoBa een commerciële band zou bestaan. Een dergelijk gebruik komt er immers feitelijk op neer dat je de eigen webwinkel presenteert als een officiële winkel van Australian Gold. Dat na het doorlinken op de website van ThoBa duidelijk zou worden gemaakt dat het geen officiële website van Australian Gold betreft, zoals ThoBa stelt, is niet relevant, omdat op dat moment de potentiele consument al naar de website van ThoBa is geleid.
4.7 Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD wordt nog versterkt doordat ThoBa ook het logo van AG USA (in bewerkte vorm) heeft overgenomen. Het log van AG USA dat als eerste is afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding en bestaat uit de woorden Australian Gold voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel, kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en is daarom auteursrechtelijk beschermd. Het door ThoBa gebruikte logo dat is afgebeeld op pagina 5 van de dagvaarding stemt in grote mate overeen met het logo dat AG USA gebruikt en heeft ontworpen.
Het logo van ThoBa bestaat uit de woorden Australian Gold in een schrijfwijze die overeenstemt met de wijze waarop deze woorden in het log van AG USA zijn afgebeeld en is eveneens voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel. De totaal indrukken van het logo van ThoBa en het logo van AG USA, die bepalend zijn bij een onderlinge vergelijking in het kader van auteursrechtelijke bescherming, zijn in zodanige mate overeenstemmend dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van AG USA. Het logo van ThoBa moet immers worden aangemerkt als een bewerking van het logo van AG USA in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.
Lees hier het vonnis.
