Bewijslastverdeling bij uitputting

B9 11523. Rechtbank Haarlem, 1 augustus 2012, 172240/HA ZA 10-1091, Bacardi and Company Limited tegen Onafhankelijke Horeca Distributie B.V. en in vrijwaring  Onafhankelijke Horeca Distributie B.V.  tegen X. (met dank aan Mark Tsoutsanis, RWV Advocaten)

Merkenrecht. Bewijslastverdeling uitputting. Vrijwaring. Bacardi is houdster van onder meer Benelux woord- en beeldmerken BACARDI die zijn ingeschreven voor alcoholhoudende dranken. OHD is een groothandel in dranken. Zij brengt in Nederland originele producten van Bacardi op de markt die zij niet van Bacardi heeft betrokken en waarvoor zij geen toestemming van Bacardi heeft. Bacardi vordert een verbod op grond van merkinbreuk. OHD roept X in vrijwaring op.

5.3. Voorop wordt gesteld dat indien de wederpartij (hier OHD) van de merkhouder (hier Bacardi) zich beroept op de uitputting van het merkrecht, die wederpartij (hier OHD) in beginsel zal moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder (hier Bacardi) of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (vergelijk BenGH 8 december 1999, 2000, 182). De vereisten van de onder meer in artikel 28 en 30 EG-Verdrag verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde (hier OHD) erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde (hier OHD) om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (Hoge Raad, 18-04-2008, C07/044HR, LJN:BC7429, NJ2008/246, Lancaster/Uijtdewillegen).

5.4. In het onderhavige geval heeft OHD gesteld noch aangetoond dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer op haar de bewijslast rust dat de door Bacardi als inbreukmakend bestempelde producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht. Dat betekent dar OHD op dit punt de bewijslast houdt. OHD moet derhalve aantonen dat sprake is van uitputting. Aan deze bewijsplicht heeft zij niet voldaan. Zij heeft immers enkel gesteld dat de bewuste BACARDI producten afkomstig zijn van X en dat deze haar heeft gegarandeerd dat deze BACARDI producten van binnen de EER afkomstig zijn (welke stelling X ter zitting evenwel niet heeft onderschreven), onder overlegging van facturen van X aan haar ter zake BACARDI producten. Dat het om de thans in geschil zijnde BACARDI producten gaat, kan evenwel niet worden vastgesteld nu op de facturen productcodes ontbreken en evenmin bewijsstukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat OHD in de betreffende periode deze specifieke BACARDI producten enkel van X heeft betrokken. Alsdan had immers met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen worden vastgesteld dat de litigieuze BACARDI producten van X afkomstig zijn. De enkele stelling van OHD dat zijn de bewuste periode deze specifieke BACARDI producten enkel van X betrok, is zonder een accountantsrapport waarin dit wordt bevestigd dan wel door het overleggen van andere stukken waaruit dit kan worden afgeleid, onvoldoende. Los daarvan staat – zelfs indien wel kan worden vastgesteld dat de litigieuze flessen van X afkomstig zijn – daarmee nog geenszins vast dat deze door Bacardi of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Gesteld noch gebleken is dat X deze BACARDI producten, al dan niet via derden, van een distributeur van Bacardi heeft gekocht (vergelijk Vz. Rb. Amsterdam 13-2-2007, Metro Cash & Carry / Levi Strauss).

5.7. Dat het voor OHD – zonder hulp van Bacardi – niet mogelijk is om te achterhalen of van het woord- en/of het beeldmerk BACARDI voorziene producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht, is niet ter zake dienend nu verwijtbaarheid op grond van artikel 2.20 BVIE niet is vereist voor toewijzing voor een verbod op merkinbreuk.

5.9. OHD heeft verder nog betoogd dat het de functie van het merk is de identiteit van de oorsprong van het product te waarborgen, zodat de consument dit product zonder mogelijke verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. Indien geen afbreuk wordt gedaan aan deze herkomstfunctie is volgens OHD geen sprake van merkinbreuk. Dit betoog faalt echter, in het licht van de thans geldende uitputtingsleer, eveneens.

5.14 Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat OHD aansprakelijk is voor alle door Bacardi geleden en nog te lijden schade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bacardi evenwel onvoldoende gesteld dat er schade is geleden. In het licht van de beperkte omvang van de merkinbreuk acht de rechtbank evenmin zonder meer aannemelijk dat er schade is geleden, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

In de vrijwaringszaak

5.18. OHD stelt zich op het standpunt dat zij de inbreukmakende flessen van X heeft betrokken. Nu OHD in de onderhavige procedure niet heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is, zij heeft niet meer aangevoerd dan in de hoofdzaak, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen. De vordering van OHD jegens X zal dan ook worden afgewezen, zodat de overige verweren van X geen behandeling meer behoeven.

Lees het vonnis hier.