De uitkomst van de nietigheidsprocedure is van belang

B9 11787. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 oktober 2012, HA ZA 11-2810. Kaltenbach Shotblast And Painting Systems B.V. tegen Gietart Middle East Fzco.

Merkenrecht. Vonnis na verwijzing Rechtbank Arnhem (zie B9 11697). Na het faillissement van Gietrart Machinefabriek zijn de IE-rechten door de curator verkocht aan Kaltenbach. Bora Borgh, opgericht door een bestuurder van gedaagde, heeft vervolgens het Gemeenschapswoordmerk GIETART geregistreerd en overgedragen aan gedaagde i.c. Gietart ME. Gietart ME is in 2006 opgericht op de verkoop van de producten van de gefailleerde Gierat Machinefabriek in het Midden-Oosten te stimuleren. Eiseres Kaltenbach heeft een nietigheidsactie ingesteld tegen de registratie en vordert een inbreukverbod. In reconventie vordert Gietart ME eveneens een inbreukverbod alsmede de nietigverklaring van de vier Beneluxmerken van Kaltenbach.

In het onderhavige vonnis oordeelt de rechtbank dat de zaak geschorst dient te worden tot onherroepelijk is beslist in de nietigheidsprocedure bij het OHIM:

4.11. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van zowel de vorderingen in conventie als die in reconventie, de uitkomst van de reeds aanhangige procedure over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Gietart ME van belang is. Indien het Gemeenschapsmerk nietig is, ontvalt immers de grond aan de reconventionele vorderingen en het op rangorde gebaseerde verweer ten aanzien van de conventionele vorderingen. Dat kan ook implicaties hebben voor de beoordeling van de overige op gebruik van de aanduiding “Gietart” gebaseerde vorderingen in conventie. Daarbij komt dat de stellingen en weren van partijen ten aanzien van uitingen die (mede) bestaan uit de aanduiding “Gietart” of waarin deze aanduiding wordt gebruikt, deels door elkaar lopen ofwel dusdanig worden onderbouwd door verwijzing naar (dezelfde) feiten en omstandigheden, dat de merkenrechtelijke stellingen en weren niet goed van de overige te onderscheiden zijn, althans door partijen is een dergelijk onderscheid onvoldoende duidelijk gemaakt. Een redelijke uitleg van artikel 104 lid 1 GMVo brengt mee dat ook deze vorderingen op die grond kunnen worden geschorst. Dit betreft in ieder geval de reconventionele vorderingen en de conventionele vorderingen sub (1), (2), (5) tot en met (11) omdat die volgens het petitum (mede) betrekking hebben op gebruik van de aanduiding “Gietart”. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het oordeel van het BHIM ten aanzien van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk gevolgen heeft voor de wijze waarop over dergelijk gebruik van de aanduiding “Gietart” dient te worden geoordeeld. Uit de onderbouwing die Kaltenbach SPS ten aanzien van de vorderingen sub (3) en (4) geeft, blijkt dat ook bij de gevraagde bevelen met betrekking tot de (onderdelen van) straalinstallaties en type- en serienummers, gebruik van de aanduiding “Gietart” volgens Kaltenbach SPS (mede) een rol speelt. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen kunnen worden beoordeeld zonder daarop acht te (kunnen) slaan. De rechtbank acht daarom schorsing van de procedure zowel in conventie als in reconventie aangewezen. Bijzondere redenen om op dit moment de behandeling van de vorderingen hetzij in conventie hetzij in reconventie voort te zetten zijn niet aanwezig, althans in hetgeen door partijen is aangevoerd kan een dergelijke reden niet worden gevonden.

Lees het vonnis hier.