De vereiste van duidelijkheid en de loyale opstelling ten opzichte van de merkhouder

B9 11734. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 oktober 2012, KG ZA 12-902, Greengraffiti Nederland B.V. c.s. tegen J. h.o.d.n. Graffitinetwerk.

“Dergelijk beschrijvend gebruik staat hem vrij, mits hij zich daarbij loyaal ten opzichte van de merkhouder opstelt.”

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres GreenGraffiti brengt door middel van reverse graffiti tijdelijke reclameboodschappen aan op straat- en muuroppervlakken.  Dit doet zij door  vervuilde oppervlaktes met sjablonen met afbeeldingen en/of teksten zo te schoon te spuiten dat de teksten en/of afbeeldingen zichtbaar worden in het vuil. GreenGraffiti is onder meer houdster van het woordmerk ‘greengraffiti’ en de domeinnamen www.greengraffiti.nl en www.greengraffiti.com. Eiseres maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde J. van ‘greengraffiti’ in de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com en als metatags/alt tags. Na sommatieheeft J. de websites onder de desbetreffende domeinnamen ‘op wit’ gezet en de tekst ‘green graffiti’verwijderd uit 'de reeks keywords' in de broncode van zijn websites.

De voorzieningenrechter wijst de inbreukvorderingen gedeeltelijk toe, zij het alleen waar het gebruik van ‘greengraffiti’ zonder spatie betreft. Gedaagde wordt alleen veroordeeld om “inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti te staken en gestaakt te houden door onder de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffitizoals ten processe bedoeld.”(Bedoeld zal zijn: 'waarop wèl duidelijk is aangegeven.').

Het gemeenschapswoordmerk ‘greengraffiti’ wordt bij de beoordeling voorshands  als een geldig ‘postkantoor-merk’ aangemerkt (dat het klaarblijkelijk bij het OHIM ‘de drempel net haalde’), maar de vzr. gaat wel uit van een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Omdat de elementen “green” en “graffiti” op zichzelf beschrijvend zijn voor het op deze wijze aanbrengen van (tijdelijke) reclameboodschappen, staat dergelijk beschrijvend ‘los’ gebruik J. derhalve vrij, “mits hij zich daarbij loyaal ten opzichte van de merkhouder opstelt. Anders gezegd, hij mag de tekens gebruiken mits dit gebruik als eerlijk in nijverheid en handel is te bestempelen (artikel 12 sub b GMVo)”  Het gebruik met spatie op websites, als keywords met spatie en als domeinnaam met het koppelteken ‘-‘ (de spatie-vervanger in doeminnamen)  wordt niet als deloyaal aangemerkt, het gebruik zonder spatie wel:

4.11 (…) Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden) maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08). Voor wat betreft de website graffitinetwork.nl heeft GreenGraffiti niet gesteld dat die loyaliteitsverplichting zou zijn geschonden en valt zulks ook anderszins niet in te zien nu (als gezegd) de woorden op beschrijvende manier worden gebruikt en steeds met een spatie worden gescheiden. Voor zover het gevraagde verbod dit gebruik tracht te verbieden moet het derhalve worden afgewezen.

4.12. Voor wat betreft de websites green-graffiti.com en green-graffiti.nl stelt GreenGraffiti echter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt van wie deze afkomstig zijn en wie de dienst uiteindelijk aanbiedt. Naar voorlopig oordeel heeft J. op de website (zoals die is overgelegd) inderdaad niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti. Er is geen duidelijke bedrijfsnaam of -logo zichtbaar, zoals wel het geval is op de website graffitinetwork.nl. (…) Nu de website zoals die tot voor kort toegankelijk was die duidelijkheid niet verschaft, was voorshands sprake van inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti. Gelet op deze inbreuk en bij gebreke aan een afdoende onthoudingsverklaring, zal J. dan ook worden verboden onder de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti.

4.13. Voor zover GreenGraffiti nog heeft bedoeld te stellen dat het gebruik in een domeinnaam geen beschrijvend gebruik is, verwerpt de voorzieningenrechter dat betoog. Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten. Producten of diensten die met twee woorden worden omschreven, worden in de regel aan elkaar geschreven omdat domeinnamen nu eenmaal geen spaties kunnen bevatten. Door het gebruik van een koppelteken heeft J. zelfs nog meer afstand van het merk genomen en heeft hij in zoverre, los van de inhoud van de achterliggende website die enigszins dient te worden aangepast zoals hiervoor overwogen, aan de op hem rustende loyaliteitsverplichting voldaan.

4.16. Indien met GreenGraffiti wordt uitgegaan van de geldigheid van haar handelsnaamrechten, kan dit niet tot een ander oordeel (in de zin van een verder strekkend verbod) aanleiding geven dan zoals reeds hiervoor in het kader van het merkenrecht is geveld. Gebruik in beschrijvende zin kan immers ook krachtens het handelsnaamrecht niet worden verboden. In het licht hiervan en van het reeds te geven (beperkte) verbod op basis van het merkenrecht, valt niet in te zien welk (spoedeisend) belang GreenGraffiti heeft bij haar vorderingen voor zover gebaseerd op haar handelsnaamrechten.

De 1019h proceskosten worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier.