Een en ander kwalificeert als merkgebruik

B9 11504. Vzr. Rechtbank `s-Gravenhage, 20 juli 2012, KG ZA 12-589, Orly International Inc. tegen A For Beauty B.V. c.s.

Merkrecht. Auteursrecht. Domeinnamen. Ex-distributeur blijft gebruikmaken van het merk ORLY in de domeinnaam www.orly-nederland.nl en op desbetreffende website. Daarnaast blijft de ex-distributeur op haar website gebruikmaken van door eiseres ter beschikking gesteld  promotiemateriaal.  Eiseres vordert onder meer een merk- en handelsnaamverbod, een bevel tot overdracht van de domeinnaam orly-nederland.nl,  auteursrechtverbod en een veroordeling tot ‘aanpassing van de uitstraling van de websites’ van gedaagde opdat deze geen associatie meer oproepen met het merk van eiseres. De vorderingen van eiseres worden grotendeels toegewezen.

Merkinbreuk wordt aangenomen. Het gebruik van het teken “Orly Nederland” in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites van gedaagden moet worden gezien als gebruik van dat teken ter onderscheiding van waren en diensten. Zowel (het gebruik van) de domeinnaam als de wijze waarop het merk ORLY op de website wordt gebruikt, wekken de indruk dat er een commerciële band bestaat met Orly. De domeinnaam dient te worden overgedragen aan eiseres. Auteursrechtinbreuk (onbetwist) ten aanzien van het gebruikte promotiemateriaal wordt toegewezen. De vordering tot aanpassing websites wordt afgewezen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website en daarmee de website zelf in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd.

4.6 Met de door Orly aangehaalde en niet door AFB c.s. bestreden teksten op de website “Orly Nederland heeft de prijzen blijvend naar beneden aangepast!!!” en “Orly Nederland Nagelproducten Retail Shop: Orly Nederland” wordt het teken “Orly Nederland” zodanig gebruikt dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die door middel van de website in de handel worden gebracht. AFB c.s. heeft niet voldoende concreet en steekhoudend betwist dat een en ander kwalificeert als merkgebruik. Het argument van AFB c.s. dat zij de handelsnaam “Orly Nederland” zelf heeft bedacht wordt gelet op het voorgaande gepasseerd. Of Orly (of een van haar distributeurs) door de registratie van orly-nederland.nl wordt belemmerd in het kiezen voor een aan haar merk gelieerde andere domeinnaam is, wat daar ook van zij, geen criterium voor de beoordeling of met het voeren van een handels- en/of domeinnaam merkinbreuk worden gemaakt, zodat dit argument buiten beschouwing kan blijven.

4.8. (…)  Niettegenstaande de voornoemde vrijheid van de wederverkoper, heeft de merkhouder gegronde redenen om zich tegen het gebruik van het merk te verzetten (bijvoorbeeld) in het geval de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat. Zowel (het gebruik van) de domeinnaam als de wijze waarop het merk ORLY op de website wordt gebruikt, wekken de indruk dat er een commerciële band bestaat met Orly, die er bijvoorbeeld uit bestaat dat AFB c.s. Orly’s officiële distributeur voor Nederland is, dan wel anderszins een bijzondere band heeft met Orly. Het feit dat AFB c.s. nergens expliciet naar voren brengt dat zij – bijvoorbeeld als officiële distributeur – gelieerd is aan Orly, doet aan dit oordeel niet af, evenmin als het feit dat AFB c.s. voorheen distributeur was van Orly en uit dien hoofde, zoals AFB c.s. heeft aangevoerd, gelegitimeerd (een restant van) de producten van Orly aanbiedt. Naar voorlopig oordeel is er sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band. Dat hoeft Orly voorshands oordelend niet te dulden.

4.10. (….) Nu de website op dit moment niet actief is, een merkinbreukverbod en een bevel tot medewerking aan overdracht van de domeinnaam wordt uitgesproken, valt niet in te zien welk belang Orly daarnaast nog heeft bij het doorlinken van de website naar haar eigen website, althans hetgeen daartoe is aangevoerd wordt voorshands oordelend onvoldoende geacht. Het bevel tot doorlinken wordt daarom afgewezen.

4.12. Ten aanzien van de in vordering sub 4 van het petitum gevorderde aanpassing van de uitstraling van de websites, is voorshands onvoldoende duidelijk op welke grond deze vordering is ingesteld. Voor zover Orly hiermee heeft bedoeld te stellen dat AFB c.s. met de uitstraling van haar websites, waarbij zij in het bijzonder noemt: de stijl, vormgeving, kleurstelling en lettertypen, eveneens auteursrechtinbreuk pleegt, wordt deze stelling bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing, verworpen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website, en daarmee Orly’s website, in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vervolgens te beantwoorden vraag of AFB c.s. daarop inbreuk maakt. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

4.13. Bij een aparte beoordeling van haar vordering op grond van het handelsnaamrecht, heeft Orly, gelet op het merkinbreukverbod dat zal worden toegewezen, naar voorlopig oordeel geen belang, althans zij heeft het bestaan van een dergelijk belang onvoldoende gemotiveerd, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.