Eiseres is de procedure voorbarig gestart

B9 11502. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juli 2012, HA ZA 11-2545, Actavis Group PTC EHF tegen Astrazeneca AB (met dank aan Claudi Zeri & Willem Hoyng, Hoyng Monegier).

Octrooirecht, althans kort vonnis in geschil over het belang van eiseres Actavis, nadat gedaagde Astrazeneca al volledige afstand heeft gedaan van de desbetreffende octrooirechten en over de vraag of 1019h Rv. wel toepasbaar is in een dergelijke casus. De rechtbank oordeelt dat dat belang er inderdaad niet is en dat er geen aanleiding is om Astrazenca te belasten met proceskosten die vermeden hadden kunnen worden.

Actavis vordert de vernietiging van de Nederlandse delen van enkele octrooien van Astrazeneca m.b.t., kort gezegd, maagzuurremmers met (es)omeprazol. Astrazenaca stelt echter dat Actavis de onderhavige procedure voorbarig is gestart, omdat Actavis haar tevoren niet heeft verzocht of gesommeerd vrijwillig aan het gevorderde te voldoen. Astrazeneca heeft aangetoond inmiddels vrijwillig volledig afstand van de octrooien te hebben gedaan en dat de afstand is ingeschreven in het octrooiregister. Astrazeneca stelt in aansluiting daarop dat artikel 1019h Rv dan ook niet van toepassing is. De rechtbank volgt het verweer van Astrazeneca en wijst de vorderingen af:

3.1 De vraag doet zich voor welk belang Actavis bij haar vorderingen heeft, nu door Astrazeneca volledig afstand van de octrooirechten is gedaan en deze afstand het octrooiregister ingeschreven is. Actavis heeft ter zitting desgevraagd slechts aangegeven ook nu nog belang te hebben bij vernietiging omdat de afstand de geldigheid van de octrooien voor het verleden in stand zou laten. Volgens artikel 63 ROW 1995 heeft de afstand echter, anders dan het voor 5 juni 2008 geldende artikel 63, terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid. Om de geldigheid voor het verleden weg te nemen is de vernietiging dus niet nodig. Niet is in te zien welk ander belang voor Actavis nog zou bestaan bij toewijzing van de vorderingen. Toewijzing van de vorderingen zoals blijkt wat hierna wordt overwogen, ook geen invloed op de beslissing over de proceskosten, De vorderingen dienen dus bij gebrek aan belang te worden afgewezen.

3.2. (…) Er zou aanleiding kunnen bestaan deze kosten ten laste van Astrazeneca te brengen omdat Astrazeneca pas tijdens deze procedure afstand van haar octrooirechten heeft gedaan, Astrazeneca voert echter terecht aan dat zij niet in de gelegenheid is geweest vrijwillig te voldoen aan de vorderingen van Actavis. Ter vermijding van nodeloze procedures mag van Actavis worden verwacht dat zij Astrazeneca tenminste op de hoogte stelt van haar standpunt dat (ook) de Nederlandse delen van EP 539 en EP 773 ongeldig zijn en verzoekt daarvan afstand te doen zodat Astrazeneca gelegenheid heeft vrijwillig aan dit verzoek te voldoen.

3.3. Dat bij Actavis de verachting bestond dat Astrazeneca zich tegen dit standpunt zou verweren, doet daar niet aan af. Die verwachting is overigens onjuist gebleken, Evenmin kunnen reden zijn sommatie achterwege te laten, dat de gestelde nietigheid van de octrooien  uitvoerige onderbouwing vergt, dat het Actavis zou noodzaken Astrazeneca op de hoogte te stelen va de beoogde markttoetreding of dat Astrazenca zou trachten tijd te rekken. Dit soort bezwaren rechtvaardigen niet dat  Astrazenca wordt belast met proceskosten die vermeden hadden kunnen worden. Actavis had Astrazenca zonodig een termijn kunnen stellen voor vrijwillige afstand van haar rechten. Gelet het voorgaande bestaat geen aanleiding tot veroordeling van Atsrazeneca in de proceskosten en dient Actavisin die kosten te worden veroordeeld, zoals door Astrazeneca zijn gevorderd volgens het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.