Gedaagde heeft niet de intentie gehad de haakjes te verkopen

B9 11789. Rechtbank Breda, 24 oktober 2012, HA ZA 11-450 tegen Stas B.V. tegen Artitec B.V. (met dank aan Wim Maas, Deterink).

Modellenrecht. Merkenrecht. Eiseres Stas is houdster van het Benelux-woordmerk Cobra en van het Beneluxmodel voor het Cobra- ophanghaakje, een haakje dat geplaatst kan worden in een railsysteem voor het ophangen van schilderijen. Gedaagde Artitec heeft 2.314.544 Cora-ophanghaakjes gekocht bij eiseres en doorverkocht aan haar klanten, gerenommeerde doe-het-zelf-zaken. Artitec heeft vervolgens echter aan eiseres laten weten een andere producent voor de Cobra-ophanghaakjes te hebben gevonden, maar heeft na sommatie een onthoudingsverklaring getekend. In casu stelt eiseres dat gedaagde de onthoudingsverklaring niet is nagekomen en nog steeds inbreukmakende haakjes aanbiedt.

De rechtbank wijst de vorderingen af. Naar oordeel van de rechtbank  zijn na de uitverkoopperiode geen inbreukmakende of originele haakjes meer verkocht en met de afbeeldingen die na de uitverkoopperiode op de website en in de catalogus zijn blijven staan, heeft Artitec  niet in strijd gehandeld met de onthoudingsverklaring, aangezien het afbeeldingen van de originele Cobra-haakjes betrof en niet van de inbreukmakende haakjes (zoals verboden door de onthoudingsverklaring).

De rechtbank is ook van oordeel dat Artitec niet kan worden verweten dat zij haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring niet is nagekomen, nu zij, naar de rechtbank is gebleken, “niet de intentie heeft gehad de overgebleven inbreukmakende ophanghaakjes te verkopen.” En nu Stas “ervoor heeft gekozen de gevolgen van de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht bij overeenkomst te regelen heeft zij daarmee haar rechten ten aanzien van de vraag of, en zo ja welke, inbreuk er op haar intellectuele eigendomsrechten zijn gemaakt beperkt. Zij kan dan ook naast schending van deze overeenkomst niet tevens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel onrechtmatige daad aan haar vordering ten grondslag leggen.”

2.19. Uit de bepaling onder i) leidt de rechtbank af dat partijen met de onthoudingsverklaring hebben willen voorkomen dat Artitec nog langer inbreuk makende ophanghaakjes produceert en verhandelt. Hieruit volgt dat het - door partijen niet geregelde aanbieden en op voorraad houden alleen dán als een handeling kan worden beschouwd waarmee Artitec haar uit de onthoudingsverklaring voortvloeiende verplichtingen schendt, wanneer Artitec de bedoeling zou hebben gehad de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes alsnog te verkopen.

2.20 Artitec betwist deze intentie uitdrukkelijk. Zij stelt de inbreuk makende ophanghaakjes dan ook niet op voorraad te hebben gehouden maar samen met de door haar in voorraad gehouden originele Cobra ophanghaakjes te hebben opgeslagen. Bij conclusie van dupliek heeft zij hieraan toegevoegd dat de ophanghaakjes, die één pallet besloegen, niet waren opgeslagen in het magazijn, maar in een ander pand, waar Artitec een deel van had gehuurd als opslagruimte. Bovendien was er een productblokkering, waardoor het artikelnummer niet meer kon worden ingegeven als order c.q. niet meer kon worden gebruikt voor productie etc. (..) Daarnaast heeft Artitec, naar zij stelt, nog andere acties ondernomen, namelijk door overeenkomstig haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring een brief aan haar afnemers te sturen (productie 15), door na die brief haar klanten te benaderen met de mededeling dat er na 11 november 2010 geen ophanghaakjes meer geleverd zouden worden en door ‘nee’ te verkopen op alle aanvragen na de uitverkooptermijn.

2.21. De rechtbank is van oordeel dat uit deze wijze van opslaan, in combinatie met de andere door Artitec ondernomen acties, waaronder de brief van Artitec aan haar afnemers, voldoende blijkt dat Artitec niet de intentie gehad de overgebleven inbreuk makende ophanghaakjes te verkopen. Dit blijkt ook uit het feit dat Artitec, na daartoe door Stas te zijn aangesproken, onmiddellijk aan haar webdesigner opdracht gegeven de afbeeldingen van het Cobra ophanghaakje van haar website te halen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Artitec niet kan worden verweten dat zij haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring niet is nagekomen.

2.23 (…) Nu Stas ervoor gekozen de gevolgen van de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht bij overeenkomst te regelen heeft zij daarmee haar rechten ten aanzien van de vraag of, en zo ja welke, inbreuk er op haar intellectuele eigendomsrechten zijn gemaakt beperkt. Zij kan dan ook naast schending van deze overeenkomst niet tevens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel onrechtmatige daad aan haar vordering ten grondslag leggen.

Lees het vonnis hier.