Het alternatief voor samenwerking is een inbreukprocedure

B9 11481. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 juli 2012, KG ZA 12-410, BASF Polyurethanes Benelux B.V. tegen Leolac B.V.

Octrooirecht (kort geding). Wapperverbod. Het moederbedrijf van gedaagde Leolac is houdster van een EP m.b.t. het lamineren of coaten van polyurethaanschuim (toegepast in de meubelbrache) en heeft  na een oppositie van (eiseres) BASF het octrooi beperkt.  In casu maakt BASF bezwaar tegen een door Leolac verzonden brief  en vordert dat het Leolac primair wordt bevolen zich te onthouden van mededelingen inhoudende dat BASF en haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op het EP en (aanvullend) zich te onthouden van misleidende mededelingen met betrekking tot (mogelijke) inbreuk, het “verregaand in stand blijven” van het octrooi na oppositie en het exclusieve recht en de handhavingsbevoegdheid van Leolac. De voorzieningenrechter wijst het wapperverbod toe, maar wijst het aanvullende verbod af.

Wapperverbod: 4.4: (…) De brief van 21 december 2011 kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan als een dreiging van Leolac haar octrooirecht in rechte in te roepen. De samenwerking die Leolac zegt te verkiezen wordt immers nadrukkelijk gepresenteerd in combinatie met het alternatief, te weten inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding waartoe zij haar rechten voorbehoudt. In dit verband acht de voorzieningenrechter ook van belang dat, zoals BASF onweersproken heeft gesteld, Leolac voorafgaand aan (de beslissing in) de oppositieprocedure ‘waarschuwingsbrieven’ heeft verstuurd waarin zij markpartijen ook al wees op de – destijds nog niet beperkte – octrooiaanvrage op (een werkwijze voor de productie van) gelamineerde schuimvoorwerpen.

(…) 4.7. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Leolac, naar zij ter zitting heeft erkend, voorafgaand aan het versturen van de ‘waarschuwingsbrieven’ en de brief van 21 december 2011 geen onderzoek heeft verricht naar de producten van de aangeschreven partijen. Leolac heeft ook niet gesteld dat het verrichten van dergelijk onderzoek onmogelijk of onredelijk bezwarend geweest zou zijn en heeft ter zitting desgevraagd laten weten dat zij geen pogingen heeft ondernomen om producten van derden te verkrijgen. Leolac had voor haar bewering dat de aangeschreven partijen inbreuk (lijken te) maken dus geen andere aanwijzingen dan oppervlakkige kennis van de producten van die partijen. Dat is naar voorlopig oordeel onvoldoende om (een vermoeden van) inbreuk op te baseren. Leolac heeft derhalve in redelijkheid niet kunnen menen dat de aangeschreven partijen inbreuk maakten op haar octrooirecht.

4.9. (…) Ook gelet op de resultaten van het Rapport Lutz en het rapport van SIKA moet derhalve voorshands worden aangenomen dat Leolac redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat degenen aan wie zij de sommatiebrieven heeft gestuurd, werkelijk inbreuk maken op EP 071. Gelet op de aan te leggen maatstaf als uiteengezet in 4.5. concludeert de voorzieningenrechter voorshands dat Leolac onrechtmatig heeft gehandeld met het versturen van de in 2.6. bedoelde sommatiebrieven.

Aanvullend verbod: 4.15. Het gevorderde aanvullende verbod zal niet worden toegewezen. Bij een (aanvullend) verbod op het doen van mededelingen omtrent vermeende inbreuk heeft BASF naast het hiervoor in 4.13. bedoelde bevel geen afzonderlijk belang. Voorts heeft Leolac niet gezegd dat EP 071 in oppositie verregaand in stand is gebleven, maar dat het octrooi voor een belangrijk deel in stand is gehouden en dit is naar voorlopig oordeel in zijn algemeenheid niet misleidend, althans is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat die mededeling als misleidend moet worden aangemerkt. Nu Leolac ten slotte onweersproken heeft gesteld dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie heeft verkregen, inclusief het recht om het octrooi te handhaven, is ook de mededeling van Leolac dat zij exclusief rechthebbend en handhavingsbevoegd is met betrekking tot het octrooi – waarvan zij ook zegt dat dit aan haar moederbedrijf is verleend – in het licht van haar onbestreden stelling dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie met recht tot handhaven heeft verkregen, niet van dien aard dat dit toewijzing van het gevorderde bevel kan rechtvaardigen.

(...) 4.18. De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

Rectificatie: 4.17. BASF heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een bevel tot plaatsing van de rectificatiebrief op de website van Leolac naast een bevel alle aangeschreven partijen de rectificatiebrief te sturen. Nu laatstbedoeld bevel zal worden gegeven zal de voorzieningenrechter de gevorderde plaatsing van de rectificatiebrief op de website afwijzen.

1019h proceskostenveroordeling Leolac: €37.216,29.

Lees het vonnis hier.