Het forum voor beslechting van de geschillen is al gekozen

B9 11485. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 juli 2012, HA ZA 11-2524, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Digi Pres Group S.P. Zoo.

Octrooirecht. Roche-Primus. Bevoegdheidsincident. De feiten in de hoofdzaak: Philips is houdster van een aantal essentiële octrooien met betrekking tot DVDtechnologie, onder meer van het Poolse nationale octrooi. Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot onder meer het Poolse octrooi, waarin aan Digipres de vervaardiging in Polen en de wereldwijde verhandeling van DVD-disks werd toegestaan. Omdat Digipres in gebreke bleef met de betaling van de verschuldigde royalty’s heeft Philips de DVD-overeenkomst beëindigd, waarop Digipres bij het Poolse octrooibureau  een verzoek ingediend tot nietigverklaring van het Poolse octrooi. Philips heeft de rechter in Warschau verlof gevraagd voor beslaglegging en is een inbreukprocedure begonnen bij de rechtbank Warschau.

In de onderhavige hoofdzaak vordert Philips van Digipres nakoming van verplichtingen uit de DVD-overeenkomst: betaling van (een voorschot op) (achterstallige) royalty’s,  opgave van verkochte en in voorraad gehouden DVD-disks en nakoming van de in artikel 10.6 van de DVD-overeenkomst opgenomen verplichting tot staking van vervaardiging, verkoop en/of verhandeling van DVD-disks die vallen onder het bereik van de eerder gelicentieerde octrooien.  Digipres stelt echter dat de Haagse rechter onbevoegd is en de Haagse rechter volgt die stelling:

4.3. De forumkeuze in de DVD-overeenkomst is ruim geformuleerd: “any dispute […] in connection with this agreement […]”. Door de inbreukprocedure bij de Poolse rechter aan te brengen, heeft Philips, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst haar toestaat, het forum voor beslechting van de geschillen tussen partijen gekozen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding Philips te volgen in haar stelling dat een geschil over de vraag, of het Digipres is toegestaan DVD’s in Polen te verhandelen na de door Philips gestelde en door Digipres betwiste beëindiging van de DVDovereenkomst, niet onder de forumkeuze valt. (…)

4.4. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen – waarmee zij kennelijk wil betogen dat van enige keuze van een forum om die reden geen sprake is – gaat niet op. Uit het arrest Roche-Primus II (HR 30 november 2007, LJN: BA9608) volgt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, zij het dat deze zijn oordeel over de inbreuk zal moeten aanhouden totdat door de buitenlandse rechter is beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

Lees het vonnis hier.