Het publiek zal geen verband leggen

B9 11705. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 oktober 2012, LJN: BX8708, [X] en Leidseplein Beheer B.V. tegen  [Y] h.o.d.n. Netcom Service (Mede met dank aan Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten).

“Dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn.”

Merkenrecht. Domeinnamen. Kielzogvaren. Eisers, kort gezegd coffeeshopketen The Bulldog,  maken bezwaar tegen het gebruik door geïntimeerde van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, waarop geïntimeerde ‘pornografische waren en diensten’ heeft aangeboden. Na een WIPO-domeinnaamprocedure in 2004 werden de domeinnamen overgedragen aan The Bulldog, maar in volgend twee kort gedingen oordeelde de rechtbank dat de niet-inbreukmakende domeinnamen bulldog.com en buldog.com terug moesten worden overgedragen aan geïntimeerde. Eveneens volgens op de WIPO-procedure heeft geïntimeerde het woordmerk Buldog (met één l) doen inschrijven in het Benelux-merkenregister, ook daar maakt de Buldog bezwaar tegen.

Het hof bekrachtigt i.c. het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rb Den Haag, 27 juli 2009, IEPT20090727), waarbij het hof oordeelt dat The Bulldog wel een bekend merk (sub c) is voor zover gebruikt ter onderscheiding van in coffeeshops geleverde waren en diensten, maar geen bekend merk voor horeca-diensten in ruimere zin, die niet gerelateerd zijn aan het gebruik van softdrugs, zoals café's, restaurants en hotels. De merken zijn daarnaast weliswaar overeenstemmend, maar  aangezien de door partijen aangeboden waren en diensten en de doelgroep waarop zij zich richten  naar oordeel van het hof niet soortgelijk zijn (softdrugs in een coffeeshop tegenover pornolinks op internet), legt het publiek niet het voor 2.20 lid 1 onder c. BVIE vereiste verband en is van inbreuk derhalve geen sprake.

Met het ontbreken van dat verband is gegeven dat ook geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van The Bulldog.

Ten overvloede overweegt het hof nog dat van kielzogvaren geen sprake is, nu niet geconcludeerd kan worden dat geïntimeerde de intentie had   om aan te haken bij de bekendheid van het merk The Bulldog.

8.3. Met betrekking tot de keuze voor de woorden 'bulldog' en 'buldog' heeft hij verklaard dat hij een generieke naam wilde, die niet direct verwijst naar porno en gemakkelijk te onthouden is door een internationaal publiek. Anderzijds wordt de term 'bulldog' impliciet wel gekoppeld aan de sexindustrie, aldus geïntimeerde. Ter onderbouwing van deze stelling heeft geïntimeerde een groot aantal screenprints overgelegd waaruit dat laatste blijkt. Appellant heeft dit niet betwist. Zoals het hof hiervoor, onder 7.4 heeft overwogen, heeft appellant evenmin betwist dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn. Hij heeft daarbij erkend dat een aantal van de door geïntimeerde overgelegde afbeeldingen afkomstig is van appellant. In dit licht bezien is de stelling van geïntimeerde dat hij de in 2003 op zijn website geplaatste afbeelding als clipart van internet heeft gehaald niet onaannemelijk.

Gelet hierop staat voor het hof geenszins vast dat geïntimeerde bij de registratie van de domeinnamen of later, bij de wijze van gebruik van zijn websites en/of het deponeren van zijn merken heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merken The Bulldog van appellant. Het gebruik van het Engelse lidwoord "The" is zo weinig onderscheidend dat daaruit geen andere conclusie volgt.

1019h proceskosten:  € 15.470,62.

Lees het arrest hier. Tussenarrest hier.