Het teken moet als onderdeel van de waar worden aangemerkt

B9 11737. Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 oktober 2012, KG ZA 12-1223 MW/PV,  Paint It Blue Magazines B.V. tegen De Volkskrant B.V. (met dank aan Jan Willem van Dijk, Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten).

Merkenrecht. NCRV Paperclip-achtige casus. Eiseres Paint It Blue is uitgever van het magazine ‘FONK’, een media-tijdschrift met een oplage van circa 7000, en de website www.fonkonline.nl. Eiseres, houdster van het woordmerk FONK, maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde De Volkskrant van de aanduiding VONK als naam van een van de zaterdagbijlages van de Volkskrant en als aanduiding bij de artikelen uit die bijlage op de website van de Volkskrant.

De voorzienigenrechter wijst de inbreukvorderingen echter af. Van gebruik als merk door de Volkskrant is naar haar mening geen sprake. En zelfs al was er sprake van merkgebruik, dan nog zou van inbreuk geen sprake zijn, aangezien de Volkskrant onvoorwaardelijk heeft toegezegd het teken Vonk alleen in combinatie met het merk De Volkskrant te gebruiken, waardoor de tekens Fonk en De Volkskrant Vonk  op meer dan onbeduidende wijze van elkaar verschillen. En daarnaast stemmen ook de enkele de tekens Fonk en Vonk zelfs zonder de voorvoeging De Volkskrant naar mening van de voorzieningenrechter al onvoldoende overeen. Bovendien zal het relevante publiek ook niet menen dat er sprake is van een economische band of samenwerking tussen De Volkskrant en Paint It Blue, “dan wel anderszins in verwarring worden gebracht.” Ook van onrechtmatig handelen is geen sprake.  

44. (…) Hieruit blijkt dat De Volkskrant, zoals door haar aangevoerd, het teken Vonk steeds in combinatie met of als onderdeel van het merk De Volkskrant gebruikt. Van een zelfstandig gebruik van het teken Vonk is niet gebleken. Nu het teken Vonk door De Volkskrant steeds in combinatie met of als onderdeel van het merk De Volkskrant wordt gebruikt, is onvoldoende aannemelijk dat het publiek het gebruik van het teken Vonk door De Volkskrant zal opvatten als een teken om het katern of de webpagina te onderscheiden van het merk De Volkskrant. Het teken Vonk moet dan ook als onderdeel van de waar, het dagbladmerk De Volkskrant zelf, worden aangemerkt. Het is die waar waarvoor door De Volkskrant wordt getracht een afzet te vinden of te behouden.  De papieren en digitale versie van het dagblad De Volkskrant vormen dus de waar, en niet het katern Vonk. Van een gebruik van het teken Vonk als merk is daarmee geen sprake, zodat de vordering gebaseerd op artikel 2.20, eerste lid, onder a, BVIE daarmee niet kan slagen.

4.5. Daar komt bij dat, zelfs indien als uitgangpunt wordt genomen dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het teken Vonk door De Volkskrant als merk wordt gebruikt, dit dan nog niet tot toewijzing van de vorderingen van Paint it Blue op grond van artikel 2.20, eerste lid, onder a, BVIE zal eiden. Van belang daarvoor is dat Paint it Blue evenmin wordt gevolgd in haar Stelling dat het teken Vonk gelijk is aan het merk Fonk. Allereerst is in dat kader van belang dat De Volkskrant aan Paint it Blue onvoorwaardelijk heeft toegezegd dat zij in de toekomst het teken Vonk alleen in combinatie met het merk De Volkskrant zal gebruiken en dat die toezegging ter terechtzitting is herhaald. In beginsel dient hier voor de vraag of het teken gelijk is aan het merk, dus het teken De Volkskrant Vonk met het merk F onk. te worden vergeleken. De verschillen daartussen zijn meer dan onbeduidend te noemen, zodat daarmee geen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk. Ook indien, zoals door Paint it Blue betoogd, alleen het teken Vonk in de vergelijking wordt betrokken omdat dat teken in grotere letters dan de daaraan voorafgaande woorden De Volkskrant wordt gebruikt, of omdat op de website www.devolkskrant.nl het teken Vonk niet altijd in combinatie met de woorden De Volkskrant wordt gebruikt, geeft dat geen aanleiding voor een ander oordeel. Het teken Vonk en het merk Fonk komen weliswaar auditief overeen, zoals door Paint it Blue terecht betoogd, maar in visueel opzicht, bezien naar de wijze waarop het merk Fonk door Paint it Blue is geregistreerd, zijn het teken en het merk verschillend. Vonk begint immers met de letter V en F onk met de letter F, terwijl de lay-out van de letters totaal verschillend is. Ook begripsmatig is er meer verschil dan overeenstemming. Het woord fonk komt immers, in tegenstelling tot het woord vonk, niet als zelfstandig woord in de Nederlandse taal voor en heeft daarmee geen inhoudelijke betekenis. Dat het relevante publiek het woord fonk als afkomstig van het woord fonkelen zal opvatten, zoals door Paint it Blue betoogd, is in dat verband, bij gebreke van een nadere onderbouwing van die stelling, onvoldoende aannemelijk. Het teken Vonk en het merk Fonk stemmen daarmee visueel noch begripsmatig overeen. Het beroep op het bepaalde onder a van het eerste lid van artikel 2.20 BVIE kan daarmee ook om deze reden niet slagen.

(…) 4.8. Verder is onvoldoende aannemelijk dat er door het gebruik van De Volkskrant van het teken 'De Volkskrant Vonk' bij de gemiddelde omzichtige en oplettende consument verwarring zal ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk Fonk. Van belang daarvoor is allereerst dat, zoals hiervoor overwogen, de overeenstemming tussen bet door De Volkskrant gebruikte teken en bet merk Fonk ontbreekt, dan wel zeer gering is. Daarmee is er geen sprake van een reëel verwarringsgevaar, ook niet wanneer het teken voor dezelfde waren en/of diensten als waarvoor bet merk is ingeschreven wordt gebruikt. Dit klemt te meer nu het magazine van Paint it Blue pas sinds 2009 onder de naam Fonk op de markt wordt gebracht en het een relatief beperkte oplage kent, waarvan een zeer beperkt aantal in de losse verkoop te verkrijgen is.  Dat het merk Fonk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden. Gelet hierop is eveneens onvoldoende aannemelijk dat het relevante publiek dat geconfronteerd wordt met teken 'De Volkskrant Vonk' dan wel 'Vonk', zal menen dat sprake is van een economische band of samenwerking tussen De Volkskrant en Paint it Blue, dan wel anderszins in verwarring kan worden gebracht.

1019h proceskosten: €15.575,00.

Lees het vonnis hier.