B9 9793. NL Octrooicentrum, 10 juni 2011, nietigheidsadvies V.O.F. Roelama tegen Schouten (met dank aan Gino van Roeyen, Banning & Johan Brants, Brantsandpatents).
Octrooirecht. Nietigheidsadvies m.b.t. een Nederlandse octrooi voor een "Gestel, en werkwijze, voor het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land". Het NL Octrooicentrum oordeelt dat er sprake is van toegevoegde materie en dat niet alle conclusies voldoen aan de vereiste van nieuwheid. Eerst even voor jezelf lezen:
5.1.7 Tests van het EOB. Octrooihouder heeft als verweer verwezen naar tests van het Europees Octrooibureau waarmee kan worden bepaald of een wijziging toelaatbaar is. De ‘Case Law of the Boards of Appeal' (66 editie, juli 2010) vermeldt in par. III.A.7 de ‘is it essential’-test (blz. 352) en de ‘novelty test' (blz. 354). De ‘is it essential'- test heeft betrekking op de situatie waarin maatregelen weggelaten zijn ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage. Deze test is daarmee op voorhand niet van toepassing op onderhavig octrooi, omdat genoemde wijzigingen toevoegingen betreffen. (...) In geval van toepassing van de `novelty test' op de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B, moet worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op verplaatsing van de aansluiting in andere richtingen dan de langsrichting van de toevoerslang, terwijl de gemiddelde vakman die conclusie 1 van de ingediende aanvrage leest in het licht van de beschrijving en figuren er vanuit zal gaan dat de conclusie slechts betrekking heeft op verplaatsing in de langsrichting van de toevoerslang. De toegevoegde uitvoeringsvormen zijn derhalve nieuw ten opzichte van de ingediende octrooiaanvrage en worden daarmee niet gedekt. NL Octrooicentrum komt bij toepassing van de ‘novelty test' derhalve tot hetzelfde resultaat. Ten overvloede merkt NL Octrooicentrum op dat in het Case Law-boek de paragraaf over de ‘novelty test' begint met: "Recent case law no longer refers to the ‘novelty test' " (zie Case Law of the Boards of Appeal, 6e editie, juli 2010, par. III.A.7.3, blz. 354).
Voorts heeft octrooihouder nog gewezen op de ‘disclosure test' van het Europees Octrooibureau (...) NL Octrooicentrum begrijpt derhalve de stelling van octrooihouder dat ook de ‘disclosure test’ in onderhavig geval toegepast zou kunnen worden voor de beoordeling van toegevoegde materie. In het Case Law-boek staat voorts vermeld dat "the criterion consistently applied by the boards of appeal that a generic disclosure implicitly encompassing two or more alternative embodiments can generally not give rise to a right of priority in respect of a specific one of the embodiments that is neither explicitly nor implicitly disclosed (T 61/85) the latter criterion being a particular form of the "disclosure test" laid clown in G 2/98 (OJ 2001, 413)”, zie Case Law ofthe Boards of Appeal, 6e editie, juli 2010, biz. 410.
Ook hieruit maakt NL Octrooicentrum op dat in het licht van de EOB-jurisprudentie het toevoegen van geheel nieuwe uitvoeringsvormen niet toelaatbaar is. Dat de twee nieuwe uitvoeringsvormen cle breedte van de hoofdconclusie illustreren en de inventiviteit ervan ondersteunen, maakt dit niet anders. Ook het door octrooihouder aangevoerde argument dat de toegevoegde maatregelen de hoofdconclusie alleen maar beperken, maakt in beginsel (uitzonderingen daargelaten) deze toevoegingen niet toelaatbaar.
Lees het advies hier.
