Koffie en koffiemachines zijn geen soortgelijke waren

B9 11756. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 3 oktober 2012, HA ZA 11-93, Deac Nederland B.V. tegen Coffenco B.V (v/h Coffema). (Met dank aan Aron Das Gupta en Elsje de Bie, VMW Taxand).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Gearticuleerd vonnis in de bodemprocedure na vzr. Rb Den Bosch, 5 april 2011, IEPT20110405, waarbij de voorzieningenrechter oordeelde dat koffie en koffiemachines soortgelijke waren zijn en er een verwarringwekkende gelijkenis bestond tussen het merk Cafema en het teken Coffema. De bodemrechter oordeelt echter dat van inbreuk geen sprake is, omdat er juist geen soortgelijkheid bestaat tussen de generieke koffie van eiseres en de voor vele koffiemerken geschikte koffiemachines van gedaagde.

Het (horeca-)koffiemerk Cafema van eiseres Deac wordt sinds 1986 gevoerd, de aanduiding Coffema, die ‘alreeds vanaf de 80-er jaren van de vorige eeuw’ als handelsnaam in Duitsland wordt gebruikt, wordt door gedaagde vanaf 2004 op haar koffiemachines en onderhoudsartikelen gebruikt. Het behoeft, volgens de rechtbank geen betoog dat merk en teken overeenstemmen (ondanks betogen over o.a ‘de klemtoon in het Friesische taalgebied’), maar dat de waren soortgelijk kan niet worden aangenomen. Onder verwijzing naar HvJ EG Waterford stelt de rechtbank:

4.3.1. “Koffie en koffiemachines zijn in beginsel en bijzondere omstandigheden van het geval daargelaten geen soortgelijke waren, net zo min als wijn en wijnglazen. Het argument van DEAC dat koffiemachines meer verwant zijn aan koffie omdat er niets anders mee gemaakt kan worden, miskent dat ook wijnglazen specifiek voor het nuttigen van wijn ontworpen zijn: men pleegt Coca Cola, whiskey, cognac, jenever en andere voorbeelddranken (met als enige de rechtbank bekende uitzondering: jus d’orange) niet uit wijnglazen te drinken. ”

Ook het argument van DEAC dat haar horecakoffie in hoge mate verbonden is met de koffiemachines van Coffenco faalt: Een onontbeerlijke functionele complementariteit tussen de koffie van DEAC en de machines van Coffenco is niet aangetoond (“de koffie kan generiek gebruikt worden in allerlei merken koffiemachines”) en ‘verbondenheid’ die verder gaat dan complementariteit is geen criterium dat in de rechtspraak een rol speelt. Consumenten zouden het daarnaast niet normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht. Van verwarringsgevaar is zo per definitie geen sprake.

Aangezien Cafema eveneens geen bekend merk is (“Cafema valt niet in die categorie”) is van ongerechtvaardigd voordeel eveneens geen sprake. Niet aannemelijk is verder dat de verkoop van koffiemachinereinigingsmiddelen door gedaagde onder het teken Coffema afbreuk kan doen aan het merk van eiseres, die onder haar merk Cafema eveneens reinigingsmiddelen verkoopt.

De handelsnaamrechtelijke vorderingen stranden op de zelfde gronden.

Een 1019h proceskostenveroordeling die 20% uitgaat boven het maximale indicatietarief wordt billijk geacht, nu het geen eenvoudige zaak betreft die bijzonder onderzoek heeft gevergd en “ook de omstandigheid dat het moederbedrijf van gedaagde Duits is zal kostenverhogend hebben gewerkt”:  €30.000,-

Gedaagd vordert in reconventie terugbetaling van de proceskosten in kort geding. Die vordering wordt afgewezen, aangezien alleen het Hof in hoger beroep de proceskostenveroordeling in kort geding kan vernietigen. Voor de afwijzing van deze reconventionele vordering veroordeelt de rechtbank gedaagde naar maatstaven van het gewone liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.