Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch (De Brauw Blackstone Westbroek) en Alexander Odle (A.R.T. Intellectual Property).
Nadere conclusie A-G Verkade, 13 september 2013, zaak 10/00642, MAG v Edco.
Ongeoorloofde mededinging. Beweerdelijk onrechtmatige nabootsing door Edco van door MAG in het verkeer gebrachte ‘Mag-Lite’ zaklampen. Nadere conclusie naar aanleiding van de beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad bij arrest van 28 oktober 2011 gestelde prejudiciële vragen, zie IEPT20130215 (BenGH) en IEPT20111028 (HR). De A-G concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor zover de Hoge Raad die in rov. 5.2.7 van het arrest van 28 oktober 2011 (ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag) al heeft aangekondigd, en tot verwerping van MAG's principale beroep voor het overige en van het incidentele beroep.
3.3. Uit de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen blijkt dat onderdeel llI.1 faalt, nu het uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Het onderdeel heeft een zgn. onmiddellijke werking van het vervallen van art. 14 lid 8 BTMW en van de nieuwe aanhef ('Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ... ') in het vernieuwde art. 14 lid 1 BTMW (thans: art. 3.16 BVIE) verdedigd. Het BenGH heeft evenwel anders beslist, in de richting van de zgn. eerbiedigende werking: art. 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002, is niét van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol (1 december 2003) was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich vóórdien niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW (oud).
3.7.3. [...] Voor zover Mag daarmee wil verdedigen dat de vervaardiging, aanbieding, enz. van nieuwe partijen voortbrengselen (hier: zaklampen) ná de datum van inwerkingtreding van het Protocol niet onder de Verklaring voor recht van het BenGH met betrekking tot de tweede vraag begrepen zouden zijn,berust dat m.i. klaarblijkelijk op een onjuiste lezing daarvan: niet alleen wat de tekst betreft ('handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol was begonnen'), als naar de strekking blijkens rov. 16 ('billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is'), en rov. 15 (verwijzing naar daargenoemde regelingen, waaronder het voorgebruiksrecht). Het gaat er om dat de ondernemer die ten tijde van het beginnen van de exploitatie van een object zulks rechtmatig deed, met die exploitatie mag doorgaan niettegenstaande later aan een derde toegekende (immateriële) rechten, waarmee die exploitatie- zonder deze overgangsregeling- onrechtmatig zou zijn. Hierbij valt nog te bedenken dat met het opzetten van een productielijn (op een tijdstip waarin het later ingevoerde recht nog niet bestond) aanzienlijke investeringen kunnen zijn gemoeid, die later moeten- en mogen- gaan renderen.
Lees de conclusie hier of hier.
