Noot Charles Gielen onder HR Spirits

"Uit deze arresten kan worden afgeleid dat de kwade trouw voorbeelden die het BVIE geeft niet meer stroken met de door het HvJ gegeven invulling. Nu heeft dit Hof niets gezegd over een mogelijke door de voorgebruiker van het merk aan de latere deposant gegeven toestemming, maar kijken we naar de uitleg die het Hof aan het begrip kwade trouw geeft, dan lijkt mij dat in die uitleg past dat een eventueel gegeven toestemming aan dat depot het kwade trouw karakter ontneemt. Het is dus niet onbegrijpelijk dat de Hoge Raad daarover aan het Hof van Justitie geen vragen van uitleg heeft gesteld. Het is immers voor weinig twijfel vatbaar dat iemand die van de voorgebruiker toestemming voor een depot heeft verkregen moeilijk van kwade trouw kan worden beticht. Wat de Hoge Raad over toestemming zegt, is dan ook weinig verrassend. Spirits vond dat FKP geacht moet worden toestemming tot haar depots te hebben gegeven nu zij, althans haar voorgangsters, wisten van de depots en daar geen bezwaar tegen hadden geuit. De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het Hof dat een eventueel bezwaar niet kenbaar is gemaakt en dus niet als toestemming kan worden gezien. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat volgens de bepaling toestemming moet zijn verleend (curs.ChG); dat valt met een enkel gedogen niet in lijn te brengen. Een terechte vaststelling, dunkt me. Er kunnen nog wel gevallen denkbaar zijn waarin de nuances anders liggen; denk bijvoorbeeld aan het geval dat de voorgebruiker kenbaar heeft toegestemd in het gebruik van het latere teken. Kan dan gezegd worden dat dit ook toestemming tot depot inhield? Onder het voormalige Benelux-recht is overigens al een keer over het begrip toestemming beslist, zij het over toestemming tot depot in een andere bepaling, te weten het huidige art. 4.4 aanhef en onder d BVIE. Het BenGH (21 nov. 1983, NJ 1985/333, BIE 1985/33, Cow Brand II) oordeelde dat toestemming uitdrukkelijk op het depot betrekking moet hebben. Men kan zeggen dat dit ook voor een depot onder de kwade trouw regeling geldt."

Lees de annotatie hier.