Octrooihouder kan parallelimport slechts beperken nadat voornemen hiertoe kenbaar is gemaakt

Conclusie A-G Jääskinen over de voorwaarden waaronder een octrooihouder zich kan beroepen op zijn rechten op grond van de toetredingsakte nieuwe lidstaten om parallel import uit nieuwe lidstaten tegen te gaan, die anders volgens de rechtspraak van het Hof zouden zijn uitgeput.

Octrooirecht. ABC. In een geschil tussen Merck en Sigma heeft de Engelse Court of Appeal vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over parallelimport uit nieuwe lidstaten en de voorwaarden waaronder een octrooihouder zich op zijn rechten kan beroepen, zelfs als het product door hem in die lidstaat in de handel is gebracht. Sigma heeft Merck een brief gestuurd met het voornemen om Singulair uit Polen (waarvoor Merck een ABC bezit) in te gaan voeren in het Verenigd Koninkrijk. Merck heeft deze brief ontvangen, maar wegens een administratieve slordigheid niet beantwoord. De Court of Appeal vraagt zich o.a. af of de houder van een octrooi of ABC zich slechts kan beroepen op het specifieke mechanisme indien hij vooraf zijn voornemen in die zin kenbaar heeft gemaakt. A-G Jääskinen geeft het Hof in overweging om de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden.

"Eerste en tweede vraag

De houder van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, die naar behoren in kennis is gesteld van een voorgenomen invoer of in de handel brengen van geneesmiddelen die onder het in bijlage IV, hoofdstuk 2, bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek neergelegde specifiek mechanisme vallen, moet binnen de in de tweede alinea van het specifiek mechanisme neergelegde termijn op de kennisgeving antwoorden om kenbaar te maken dat hij zich wenst te verzetten tegen het voornemen de geneesmiddelen in te voeren of in de handel te brengen, om de invoer of het in de handel brengen van de betrokken producten te kunnen beperken. De houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, kan zich niet meer op zijn rechten beroepen ten aanzien van geneesmiddelen die in een lidstaat zijn ingevoerd of in de handel gebracht voordat hij kenbaar heeft gemaakt dat hij zich op die rechten wenst te beroepen.

Derde vraag

Iemand anders dan de persoon die het product wil invoeren of in de handel brengen, mag kennisgeven zoals vereist in de tweede alinea van het specifiek mechanisme, op voorwaarde dat de kennisgevende entiteit de identiteit van de potentiële importeur of handelaar duidelijk vermeldt.

Vierde vraag

De in de tweede alinea van het specifiek mechanisme bedoelde voorafgaande kennisgeving moet worden gericht aan de persoon die naar nationaal recht een vordering kan instellen om het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat te handhaven."

Lees de conclusie hier.