Over een ander, maar tot dezelfde octrooifamilie behorend octrooi

B9 11641. Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 september 2012, HA ZA 11-2682, Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation.

Octrooirecht. Geschil over occlusie-inrichtingen, volgend op een eerder geschil tussen partijen AGA en Occlutech, waarin de Hoge Raad op 25 mei 2012 uiteindelijk het beroep tegen het arrest van het Hof Den Haag verwierp, bij welk arrest het hof oordeelde dat Occlutechs occlusie-inrichtingen (voor het afsluiten van gaten  in het tussenschot tussen hartkamers) niet onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van AGA’s  Europese Octrooi vallen.

In de onderhavige zaak stelt Occlutech, kort gezegd, dat haar Occlutech Figulla Flex-inrichtingen niet voldoen aan alle kenmerken van de conclusies van een ander, maar tot dezelfde octrooifamilie behorend Europees octrooi van AGA en dat dat octrooi nietig is wegens ongeoorloofde toegevoegde materie, niet-nawerkbaardheid, openbaar voorgebruik en gebrek aan inventiviteit. AGA stelt in reconventie dat Occlutech met de verhandeling van haar occluders wel inbreuk op het Nederlandse deel van octrooi maakt.

De rechtbank oordeelt samenvattend dat er geen sprake is van toegevoegde materie en dat het octrooi nawerkbaar is. “Voorts is het octrooi nieuw en inventief te achten, afgezien van het door Occlutech gestelde openbare voorgebruik in Bratislava, waarvoor een bewijsopdracht zal worden gegeven.” De rechtbank houdt derhalve  iedere verdere beslissing aan.

Over de geldigheid van het octrooi oordeelt de rechtbank dat van  toegevoegde materie geen sprake is, nu aan de ‘3-stappentoets’ is voldaan (het is de aanvrager slechts dan toegestaan een kenmerk uit een claim te wijzigen als aan drie cumulatieve vereisten is voldaan. De gemiddelde vakman moet direct en ondubbelzinnig uit de aanvrage kunnen afleiden i) dat het verwijderde kenmerk niet als essentieel wordt beschreven in de aanvrage, ii) dit kenmerk niet onmisbaar is voor de functie van de uitvinding als beschreven in de aanvrage, en iii) weglating van het kenmerk niet een substantiële aanpassing van andere kenmerken vergt.)

Aangaande de betwiste nawerkbaarheid heeft Occlutech gesteld dat indien de conclusie zich tevens zou uitstrekken tot occluders die slechts aan één uiteinde draadeinden bevatten, deze niet nawerkbaar beschreven zijn. AGA betwist dit. “Niet in geschil is dat een occluder gemaakt van een “tubular braid” met aan twee kanten draadeinden nawerkbaar beschreven is. AGA heeft in dat licht ten eerste de vraag opgeworpen dat het dan niet nodig is om ook alle andere varianten die mogelijk onder de conclusie vallen nawerkbaar te beschrijven. De rechtbank kan die vraag in het midden laten.” Veronderstellenderwijs met Occlutech ervan uitgaande dat toch ook de variant met slechts aan één kant draadeinden nawerkbaar beschreven moet zijn, overweegt de rechtbank echter dat Occlutech onvoldoende heeft toegelicht waarom een gemiddelde vakman, lezende het octrooi, niet tot een occluder met slechts aan één zijde draadeinden kan komen door toepassing van wat partijen aanduiden als de “sokmethode”

Ook het gestelde gebrek aan inventiviteit wijst de rechtbank af. “Zelfs echter als de gemiddelde vakman deze “hint” van Hausdorf zou oppikken, zou hij nog altijd niet weten wat hij aan de occluder van Gu zou moeten veranderen. In deze passage wordt immers geen enkele verbinding gelegd tussen het “cupped” zijn van de occluder en de goede afsluiting respectievelijk (het belang voor) endothelialisatie. Hij zal zich dan eerder afvragen of hij alsnog een schroevend exemplaar zal maken en of hij de schijf een parapluvorm zal geven met baleinen van nitinol en of hij al dan niet een polyurethaan vlies zal gebruiken.”

Met betrekking tot het gestelde openbaar voorgebruik stelt de rechtbank dat het uitvoeren van testonderzoeken aan prototype medische hulpmiddelen in beginsel door de betreffende artsen en het omringende (ziekenhuis)personeel als vertrouwelijk zal worden beschouwd en dat ook het tonen van de occluder in een restaurant ‘niet openbaar kan worden geacht’. Wel oordeelt de rechtbank dat het in beginsel aan Occlutech is om te stellen en, gegeven de gemotiveerde betwisting door AGA, te bewijzen dat de occluders die in Bratislava in september 1995 bij een drietal patiënten zijn geïmplanteerd, openbaar voorgebruik opleveren, waarvoor de rechtbank een bewijsopdracht geeft en de zaak aanhoudt.

Lees het vonnis hier. Beschikking m.b.t. voorlopig getuigenverhoor hier.