Over goed licentienemerschap en de merken van WC Eend
Print pagina
B9 11555. Rechtbank Amsterdam, 18 juli 2012, LJN: BX4333, gevoegde zaken Bolton Nederland B.V. tegen Duck Global Licensing Ag & Duck Global Licensing Ag tegen Bolton Nederland B.V.
Merkenrecht. Geen rechtsgeldige opzegging Nederlandse licentieovereenkomst WC Eend-merken (naar het oordeel van de rechtbank moet het zelfs mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken). Het registreren van de domeinnaam www.wceend.nl past binnen het goed licentienemerschap en niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Het plaatsen van beschrijvende termen als Energy, Deo Power en Intense op de verpakkingen is eveneens niet in strijd met de overeenkomst. Wel in strijd met de licentieovereenkomst is het registreren van de twee merken WC Eend Energy Power Gel & Wij Van Wc Eend Adviseren WC Eend, “wat de licentiegever, merkhouder, niet hoeft te dulden. Deze tekortkoming rechtvaardigt echter geen ontbinding, omdat deze eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden, namelijk door onvoorwaardelijke overdracht van de merken aan de licentiegever.” Duck Global wordt in beide gevoegde zaken veroordeeld in de 1019h proceskosten: 2 x € 50.000,-.
Duck Global, merkhouder van WC Eend (een woordmerk en een 3D-merk voor de fles met de kenmerkende hals van het wc-reinigingsproduct) zegt in 2011 de licentieovereenkomst met Bolton per direct op vanwege contractbreuk. In een volgende kortgedingprocedure stelt Duck Global dat Bolton inbreuk maakte op haar merkrechten, maar zag haar vorderingen afgewezen worden. In de onderhavige gevoegde zaken stelt Duck Global dat de overeenkomsten rechtsgeldig zijn beëindigd omdat Bolton tekort is geschoten in de nakoming door, onder meer, zonder toestemming nieuwe producten op de markt te brengen, gebruik te gemaakt van (sub)merken en twee merken en een domeinnaam zonder toestemming van Duck Global heeft geregistreerd. Bolton stelt dat Duck Global de overeenkomsten niet rechtsgeldig heeft opgezegd en dat zij de overeenkomsten dient na te komen.
Er is naar oordeel van de rechtbank geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomsten. “Tussen partijen bestond tot mei 2010 bestendige praktijk dat Bolton zonder toestemming van licentiegever (Duck Global) nieuwe producten onder het WC EEND merk op de markt mocht brengen. Na 2010 zijn geen nieuwe producten meer op de markt gebracht, maar alleen zogenoemde upgrades. Bolton handelt ook niet in strijd met de licentieovereenkomst door termen als Energy, Deo Power en Intense op de verpakkingen te plaatsen, nu dit beschrijvende termen zijn en deze niet zijn te beschouwen als eigen merken van Bolton. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Ook is het gebruik van andere leveranciers in dit geval niet aan te merken als een tekortkoming, nu eveneens bestendige praktijk was dat de licentiegever daarmee instemde zolang de kwaliteit goed bleef. Duck Global heeft over de kwaliteit niet geklaagd. Het registreren van de domeinnaam www.wceend.nl past binnen het goed licentienemerschap en is dan ook niet in strijd met de licentieovereenkomst.
Wel in strijd met de licentieovereenkomst is het registreren van twee merken (WC Eend Energy Power Gel & Wij Van Wc Eend Adviseren WC Eend), wat de licentiegever, merkhouder, niet hoeft te dulden. Deze tekortkoming rechtvaardigt echter geen ontbinding, omdat deze eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden, namelijk door onvoorwaardelijke overdracht van de merken aan de licentiegever.
4.19. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van de registraties. Het is echter Duck Global die deze overdracht vertraagt en frustreert, onder andere door in de overdrachtsakte op te nemen dat Bolton tevens goodwill overdraagt, waarvan niet duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Duck Global weigert bovendien ten onrechte aan Bolton de garantie te geven dat zij de domeinnaam mag blijven gebruiken en te erkennen dat het auteursrecht op de slogan WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND bij Bolton berust.
4.21. (…) Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.
Hoewel de licentieovereenkomsten geen verplichting inhouden voor Bolton om zich te conformeren aan de zogenoemde Duck Global “Brand Equity Standards” (BES), brengt goed licentienemerschap met zich dat Bolton tegemoet komt aan de redelijke eisen van haar licentiegever. De eis dat Bolton zich conformeert aan de BES, acht de rechtbank redelijk. Dat implementatie tot heden nog niet is gebeurd, levert geen tekortkoming op. Partijen waren langdurig met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van de BES en er medio december 2011 is een nieuwe versie van de BES toegezonden. Op grond daarvan mocht Bolton er gerechtvaardigd op vertrouwen dat partijen nog met elkaar in gesprek waren over de implementatie van de BES en er nog geen sprake was van een mogelijk tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst.
De vordering van Duck Global tot ontbinding van de overeenkomst wordt afgewezen. Er is geen sprake van een situatie dat in redelijkheid van haar niet gevergd zou kunnen worden de overeenkomst voort te zetten. De door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, vinden voornamelijk hun grondslag in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken.”
Lees het vonnis hier.