Paul Geerts: Noten onder HvJEU Backaldrin en HvJEU Gautzsch/Duna

28-11-2014 Print this page
B913375

Paul Geerts, Universiteit Groningen: Noot onder HvJEU 6 maart 2014 (Backaldrin/Pfahnl). Oorspronkelijk gepubliceerd in IER 2014/50.

"In dit kader is ook nog een interessante vraag naar welk tijdstip de rechter zijn oordeel over het verworden tot soortnaam moet bepalen: naar het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) of naar het moment waarop vonnis of arrest wordt gewezen? Indien het moment waarop vonnis of arrest wordt gewezen beslissend is, dan biedt dat de merkhouder de mogelijkheid om tijdens de procedure het merk "hernieuwd te laten inburgeren", waardoor hij het verval van het merk kan voorkomen. Voor dit standpunt zou een aanknopingspunt gevonden kunnen worden in het Levi Strauss/Cassuci-arrest. In dit arrest heeft het HvJ beslist dat de rechter geen verbodsvordering kan toewijzen indien het verval van het merkrecht is vastgesteld, ook al bestond er op het tijdstip van de aanvang van het gebruik van het merk door gedaagde gevaar voor verwarring. Men zou op die beslissing voort kunnen borduren en het standpunt in kunnen nemen dat de rechter een merk niet vervallen kan verklaren dat ten tijde van de uitspraak niet de gebruikelijke benaming meer is.

Maar men kan op basis van dit arrest evengoed een ander standpunt innemen. In het Levi Strauss/Cassuci-arrest (r.o. 29) weegt het HvJ het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af tegen de belangen van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Door te beslissen dat de verbodsvordering van de merkhouder (onder de gegeven omstandigheden) niet kan worden toegewezen, laat het HvJ de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder wegen. Als wij bij de beantwoording van de hierboven in nr. 14 gestelde vraag deze gedachte doortrekken en de belangen van de andere marktdeelnemers laten prevaleren, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) beslissend is."

Lees de noot hier.


Paul Geerts, Universiteit Groningen: Noot onder HvJEU 13 februari 2014 (Gautzsch/Duna). Oorspronkelijk gepubliceerd in IER 2014/49. 

"Daarmee ben ik aangekomen bij de derde prejudiciële vraag. Die vraag ziet op art. 19 lid 2 GModVo. Op grond van deze bepaling komt aan niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen alleen bescherming toe als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Er moet – om in auteursrechtelijke termen te spreken – sprake zijn van ontlening. Maar wie moet wat bewijzen? Met name wanneer het model en het aangevochten gebruik ervan in grote mate overeenstemmen. Volgens het HvJ bevat art. 19 GModVo geen uitdrukkelijk regels aangaande de bewijsvoering (r.o. 39). Gelet echter op de doelstelling alsook op de structuur en de opzet van 19 lid 2 GModVo (r.o. 41):  "moet worden geoordeeld dat wanneer de houder van een beschermd model zich op het bij de eerste alinea van deze bepaling verleende recht beroept, de bewijslast betreffende de vraag of het betwiste gebruik uit namaak van dit model voortvloeit, op die houder rust, terwijl het in het kader van de tweede alinea van die bepaling aan de tegenpartij staat om aan te tonen dat het aangevochten gebruik het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk". 

Maar daar laat het HvJ het gelukkig niet bij. Het voegt daar nog het volgende aan toe (zie r.o. 43 en het antwoord op de derde prejudiciële vraag): "Indien de rechtbank voor het gemeenschapsmodel echter vaststelt dat het feit dat de bewijslast op deze houder van het beschermde model rust, het onmogelijk of uiterst moeilijk kan maken om dit bewijs te leveren, dient zij, teneinde de eerbiediging van het doeltreffendheidsbeginsel te verzekeren, gebruik te maken van alle procedurele middelen die haar door het nationale recht ter beschikking worden gesteld om die moeilijkheid te ondervangen, daaronder begrepen een eventuele toepassing van de regels van het nationale recht die de bewijslast aanpassen of minder zwaar maken". 

Deze beslissing van het HvJ is ruim geformuleerd en verhoogt de effectiviteit van de bescherming welke het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel aan de rechthebbende beoogt toe te kennen. De beslissing laat mijns inziens in ieder geval ruimte voor 'de ontleningsregel' die de Hoge Raad in het auteursrecht heeft ontwikkeld: bij een opvallende overeenstemming tussen het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en het vermeende inbreukmakende voorwerp, kan de Nederlandse rechter (op basis van art. 150 Rv) beslissen dat het vermoeden bestaat dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Indien de vermeende inbreukmaker dit vermoeden niet kan ontzenuwen, moet geoordeeld worden dat sprake is van namaken van het beschermde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel."

Lees de noot hier.