Protocol wijziging BVIE inzake oppositie, nietigverklaring en vervallenverklaring van merken

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, 16 december 2014.

"Er wordt in titel II een nieuw hoofdstuk 6bis toegevoegd, luidend als volgt:

„HOOFDSTUK 6bis. PROCEDURE TOT NIETIGVERKLARING OF VERVALLENVERKLARING BIJ HET BUREAU

Artikel 2.30bis. Instellen van de vordering
1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend:

a. door iedere belanghebbende:

i. op basis van de in artikel 2.28, lid 1, sub a, b, c, d en e genoemde gronden. Wanneer de vordering is gebaseerd op de sub b, c en d genoemde gronden, kan het Bureau oordelen dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

ii. op basis van de in artikel 2.26, lid 2, genoemde gronden, binnen de grenzen van artikel 2.27, lid 2.

b. door de deposant of houder van een ouder merk tegen een merk dat:

i. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, binnen de grenzen van de artikelen 2.27, lid 4, en 2.29, of

ii. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, binnen de grenzen van artikel 2.28, lid 3, sub b.

2. De op lid 1, sub b, van dit artikel gebaseerde vordering kan tevens worden ingediend door de licentiehouder, indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen. Zij kan op een of meer oudere merken berusten.

3. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.

Artikel 2.30ter. Verloop van de procedure
1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

2. De procedure wordt opgeschort:

a. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk:

i. nog niet is ingeschreven;

ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;

iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;

b. wanneer het betwiste merk:

i. nog niet is ingeschreven;

ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;

iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;

c. op gezamenlijk verzoek van partijen;

d. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De procedure wordt afgesloten:

a. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving en wordt deze doorgehaald;

b. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;

c. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en:

i de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden, of

ii. het oudere merk niet meer geldig is, of

iii. de indiener binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.

4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.

5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.

Artikel 2.30quater. Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots
1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.30bis en 2.30ter zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende vordering, onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.30bis en 2.30ter, evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.” [...]

Artikel 4.5, lid 1, komt te luiden als volgt: „Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.14 en 2.30bis, is alleen de rechter bevoegd uitspraak te doen in gedingen, welke op dit verdrag zijn gegrond.” [...]

Lees hier meer.