Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 juli 2008, HA ZA 07-41, Bettacare Ltd tegen H3 Products B.V. c.s

Octrooirecht. Eindvonnis na tussenvonnis van 27 februari 2008 (B9 4429). Grensoverschrijdende vorderingen. De ‘Zwitserse methode’ (indien verweerder geen gebruik maakt van de gelegenheid een nietigheidsvordering aanhangig te maken (i.c. in Duitsland), is de rechtbank volgens de bevoegd en beoordeelt de vordering inhoudelijk) wordt door de rechtbank niet gehanteerd. Inbreuk in Nederland, aanhouding voor Duitland.

Bettacare vordert tegen H3 c.s. een inbreukverbod met nevenvorderingen voor Nederland en Duitsland op grond van het Europese octrooi (voor traphekjes voor kinderen) van Bettacare. In reconventie vordert H3 onder andere een verklaring voor recht dat het Nederlandse en Duitse deel van het octrooi nietig is. In het tussenvonnis heeft de rechtbank de inbreukzaak aangehouden en Bettacare in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of Bettacare aanhouding wenst totdat over de geldigheid van de buitenlandse delen van het octrooi is beslist.

Bettacare heeft na het tussenvonnis verzocht, op voorwaarde dat voor Nederland een eindvonnis wordt gewezen, primair dat H3 een termijn wordt gesteld om een nietigheidsprocedure te starten bij de Duitse rechter en subsidiair, dat het vonnis voor wat betreft Duitsland wordt aangehouden totdat een oordeel over de geldigheid van het Duitse deel van het octrooi is verkregen van de Duitse rechter.

De rechtbank wijst de inbreukvorderingen en de meeste nevenvorderingen voor Nederland toe, onder verwijzing naar haar overwegingen uit het tussenarrest. De rechtbank wijst het primaire verzoek van Bettacare om H3 een termijn te stellen voor het aanhangig maken van een Duitse nietigheidsprocedure af. De ‘Zwitserse methode’ is geen Nederlandse methode en dit primaire verzoek gaat bovendien voorbij aan het doel van de aanhouding, het enkele aangeven of Bettacare aanhouding wenste of niet).

Gelet op de subsidiaire vordering van Bettacare houdt de rechtbank de zaak wel aan voor wat betreft het Duitse deel van het octrooi. De rechtbank verwijst de zaak naar de parkeerrol. “De meest gerede partij kan de zaak opnieuw opbrengen wanneer een onherroepelijk oordeel van de bevoegde Duitse rechter inzake de geldigheid van het Duitse deel van EP 951 is verkregen. Het voorgaande gaat niet op voor de op de overige buitenlandse delen van EP 951 gebaseerde vorderingen. Bettacare wenst ten aanzien van die delen kennelijk geen aanhouding. In lijn met HR 30 november 2007, LJN BA9608 (Roche/Primus) zal de rechtbank de vorderingen in zoverre afwijzen.”(r.o. 2.5).

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 11 juli 2008, LJN: BC9766, Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V. tegen
Diesel S.P.A.,

Internationaal privaatrecht en merkenrecht. Gezag buitenlands vonnis; de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van een rechter uit een andere lidstaat van de EU toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de beslissing is gegeven; prejudiciële vragen over uitleg art. 7 van de eerste Merkenrichtlijn.

“3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.”

Prejudiciële vragen:

“1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?

Lees het arrest hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 oktober 2007, KG ZA 07-1000, On Track Innovations Ltd. Tegen Smartrac N.V.

Wel gemeld, nog niet besproken. Grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag (onbetwist). Pools en Chinees recht zijn toepasselijke recht (wet conflictenrecht onrechtmatige daad en marktaanknoping). Wapperen met octrooi niet onrechtmatig. Liquidatietarief (geen verantwoording gevraagde proceskosten).

Eiser OTI brengt beveiligingstechnologie voor creditkaarten en identiteitsbewijzen op de markt, OTI bezit tevens een aantal octrooien.Smartrac brengt beveiligde RFID inlays voor paspoorten en contactvrije (credit)card systemen op de markt. Zij heeft wereldwijd octrooibescherming verkregen. De octrooi portefeuille van Smartrac werd eind december 2006 uitgebreid door een schikking met het bedrijf Assa Abloy AB uit Zweden. Het conflict tussen Smartrac en Assa ging over de eigendom van bepaalde octrooien op het terrein van RFID-chips die gebruik maken van "wire embedding technology". Smartrac werd bij de schikking alleen eigenaar van deze octrooien. Hierop gaf zij een persbericht uit.

Op 22 januari 2007 stuurde Smartrac een "to whom it may concern" brief aan verscheidene marktpartijen buiten Nederland. De brief werd oa. aan de Poolse onderneming PWPW gezonden. PWPW is een klant van OTI. Smartrac houdt geen octrooien of octrooirechten met gelding in Polen.

Daarnaast heeft het Singaporese verkoopkantoor van Smartrac op 5 april 2007 de Chinese

staatsonderneming FRI te Beijing, China, aangeschreven in naam van Smartrac. Een briefwisseling tussen beide partijen volgt en Smartrac geeft op 7 augustus 2007 bij brief aan dat FRI met haar kaarten inbreuk maakt op haar octrooien. De Chinese advocaten van Smartrac bereiden thans een octrooi-inbreukprocedure voor tegen FRI.

1- GvEA, 10 October 2007, zaak T-460/05, Bang & Olufsen A/S tegen OHIM.

Weigering vormmerk luidspreker: “Even if the existence of specific or original characteristics does not constitute an essential condition for registration, the fact remains that their presence may, on the other hand, confer the required degree of distinctiveness on a trade mark which would not otherwise have it. (…) In the light of all (of) the foregoing considerations, it must be concluded that, by taking the view that the trade mark applied for was devoid of any distinctive character, the Board of Appeal misconstrued the wording of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 from which it follows that a minimum degree of distinctive character is sufficient to render inapplicable the ground for refusal set out in that article. The contested decision must therefore be annulled.”

Lees het arrest hier (beschikbaar in alle EU-talen met uitzondering van het Nederlands).

2- Rechtbank van koophandel Brussel, 21 september 2007, A.R. 4851/06, VLAM?VEBIC tegen NV Ceres (met dank aan Nicolas Clarembeaux, Altius).

Belgische Benelux-merkenzaak. Wakkere Bakker tegen Warme Bakker.

Lees het vonnis hier.

3- Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 oktober 2007, KG ZA 07-1000, On Track Innovations Ltd. Tegen Smartrac N.V.

Pools en Chinees recht. “Deze zaak heeft (uitsluitend) betrekking op beweerdelijk onrechtmatige mededelingen in de markt door Smartrac. Stellende dat Smartrac in de "to whom it may concern" brief en de brief van 7 augustus 2007 aan FRI beweringen en/of suggesties heeft gedaan die onjuist, inaccuraat, misleidend en daarom onrechtmatig zijn, vordert OTI – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad een grensoverschrijdend verbod tot het doen van onrechtmatige mededelingen.”

Lees het vonnis hier.

Kamerstuk 23490, nr. BE/412,1e/2e Kamer. Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Brief ministers met geannoteerde agenda (met thans beschikbare documenten) voor bijeenkomst Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 27 en 28 april 2006 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)  (…) Bij intellectuele eigendom geldt het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd, behalve bij Europees geharmoniseerde rechten.

Kamerstukken 21501-30, nr. 135. Tweede Kamer. Overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse Kabinetsstandpunt en de door het Europees Parlement aangenomen amendementen op de dienstenrichtlijn en het nieuwe Commissievoorstel (bijlage bij 21501-30, nr. 135).

Uitzonderingen:  NL wenst aantal uitzonderingen op het land van oorsprongbeginsel in artikel 16 en 17:  Specifiek dient een aantal zaken van het lvobeginsel te worden uitgezonderd in art. 17, o.a. dierenwelzijn, fraudebestrijding, het collectief beheer van auteursrechten, het publieke omroepbestel, geldtransport, geldvordering en taken van gerechtsdeurwaarders.