Donderdag 03 juni 2010 - B9 8885

De (aanvullende) bescherming van art. 6:162 BW

Paul Geerts (Rijksuniversiteit Groningen): Noot bij Gerechtshof Amsterdam 3 november 2009, B9 8328 (Media Mij/ANWB)

In het laatste nummer van IER (2010/25, p. 214) heeft Gielen een korte noot geschreven onder het hierboven genoemde arrest. (…)  met Gielen ben ik het eens dat het Hof bij de invulling van de Europolis-norm te streng is geweest en de inburgering in Nederland voldoende zou moeten zijn om voor merkbescherming in aanmerking te komen. Maar daar gaat het mij in deze korte bijdrage niet eens zozeer om. Het gaat mij om een ander punt waar Gielen in zijn noot geen aandacht aan heeft besteed. Want de ANWB heeft voor het geval haar merkvordering (in verband met het ontbreken van onderscheidend vermogen) zou worden afgewezen, subsidiair een beroep gedaan op de (aanvullende) bescherming van art. 6:162 BW. Kan dat?

(…) Onbegrijpelijk is dat het Hof in r.o. 4.10 bij de behandeling van de subsidiaire art. 6:162 BW-vordering en meer specifiek bij de beantwoording van de vraag of het teken van de ANWB in Nederland is ingeburgerd, verwijst naar de hierboven geciteerde merkenrechtelijke overwegingen. Wat het Hof daarbij echter uit het oog verliest is dat het bij een beroep op art. 6:162 BW enkel gaat om de inburgering in Nederland. (…).

Lees de volledige noot hier.

Dinsdag 27 april 2010 - B9 8799

Twee zusterarresten

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Radboud Universiteit, Klos Morel Vos & Schaap: Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal. (Eerder gepubliceerd in Ars Aequi Maandblad, december 2009).

In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en L’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is, waarbij fundamentele vragen ruim aan bod komen.

'Verwarring' is een rechtsbegrip; 'associatie' één van zijn feitelijke componenten. Positieve vaststelling van verwarringsgevaar betekent niet meer dan dat verwarring niet op grond van een rechtsvermoeden mag worden aangenomen. In INTEL eist het HvJ niet meer dan het vertrouwde juridische bewijs van verwatering.

“Op alle niveaus van de merkinbreuk: het verwarringsgevaar dat vereist is voor ‘verwarringsinbreuk’, het ‘verband’ dat vereist is voor goodwillinbreuk, en de concrete goodwillinbreuk als belichaamd in onder meer (gevaar voor) verwatering, eist het Hof dus een ‘positieve’ (concrete, reële, niet op louter rechtsvermoedens stoelende) vaststelling. Dit verschaft het merkenrecht een consistente basis van nuchterheid en realisme die weleens een kostbaar bezit kan blijken in een steeds complexer systeem van intellectuele eigendom.”

Lees het volledige artikel hier.

Woensdag 24 maart 2010 - B9 8696

Noot bij HvJ Google France / Adwords

Prof. mr. D.J.G. Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08 - B9 8692), Google France

“Wanneer levert het gebruik van andermans merk als ‘adword’ (met een daar aan gekoppelde advertentie) merkinbreuk op en wanneer is Google, de verkoper van die adwords, daarvoor mede aansprakelijk?

Het Hof beantwoordt deze vragen betrekkelijk duidelijk en brengt verder lijn in zijn eigen rechtspraak.. De tendens is daarbij duidelijk: het Hof brengt, anders dan we in de Benelux gewend waren, steeds meer onder “gebruik voor waren of diensten”, met name “sub a”, en brengt met “de functies van het merk” vervolgens de gewenste nuances aan. (Zie achtereenvolgens: BMW/Deenik, Arsenal, Opel/Autec,  Céline, O2, L’Oréal/Bellure en nu Google France). Dit betekent ook dat de mogelijkheden om gebruik van een merk in de Benelux onder  (art. 2.20 lid 1 BVIE) “sub d” te brengen steeds verder worden beperkt. Immers, als iets “gebruik voor waren of diensten” is, kan het niet tegelijkertijd “ander gebruik” zijn in de zin van “sub d”.

Gebruik van andermans merk als adword is volgens het Hof te kwalificeren als “gebruik”, “in het economisch verkeer”, “voor waren of diensten” (ov. 50 t/m 74).  Vroeger dachten we dat (bij gebruik van een teken dat identiek is aan het merk) er dan automatisch sprake was van inbreuk “sub a” . Sinds Opel/Autec weten we echter dat vervolgens onderzocht moet worden of er sprake is van gebruik dat afbreuk kan doen aan “de functies van het merk”. Ten tijde van Opel/Autec dachten we dat het (“sub a”) met name of misschien wel uitsluitend om de “herkomstfunctie” van het merk ging.

Lees de volledige noot hier.

Donderdag 11 februari 2010 - B9 8589

Onel in beroep

Press Release Onel trademarks: "Today, ms. Kriek Wille of Van Doorne, attorney of Leno Merken in this case, filed an appeal against the decision of the BOIP with the Appeal Court of The Hague. The position of Leno Merken is that this decision of the BOIP is contrary to what the European Court of Justice has said in landmark cases such as Ansul ./. Ajax where the Court gives a definition of what genuine use is without mentioning any territorial requirement. Furthermore, this decision is contrary to the goal of the Community trademarks, namely a development of business without any barriers. The defendant now has several weeks to reply."

Maandag 18 januari 2010 - B9 8526

Alle slechts lokaal gebruikte (MKB) merken zijn vervallen

Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Kort commentaar bij BBIE, 15 januari 2010, B9 8524 (oppositiebeslissing ONEL /OMEL).

BBIE: alle slechts lokaal gebruikte (MKB) merken zijn vervallen, want lokaal gebruik is geen normaal gebruik.

In een oppositie-beslissing  heeft het BBIE geoordeeld dat normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lid-staat geen normaal gebruik in de EU is:

“36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft
in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan”.

Het BBIE geeft hiermee impliciet duidelijk aan dat ook normaal gebruik van een Beneluxmerk niet kan bestaan in lokaal gebruik (bijvoorbeeld slechts in één Benelux-land of in één provincie).

Dat betekent dat iedere onderneming “die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt
voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de [Nederlandse] economie)” volgens het BBIE zijn merkrechten na vijf jaar wegens niet-normaal gebruik vervallen kan zien verklaren.

DV

Dinsdag 13 oktober 2009 - B9 8264

Arresten ten gunste of ongunste van het Bureau

Statistieken over Benelux-oppositiebeslissingen uit de presentatie van E. Simon, directeur-generaal van het BBIE, gehouden tijdens de Benelux-Gerechtshof studiedag op 9 oktober j.l.

Voor wie overweegt in beroep te gaan, is het wellicht interessant om te weten dat het Gerechtshof Den Haag over de periode van vier jaar in 100%  van de gevallen tot hetzelfde oordeel is gekomen als het BBIE, terwijl het Gerechtshof Brussel in diezelfde periode en bij een vergelijkbaar aantal zaken maar in  27%  van de zaken dezelfde mening als het BBIE was toegedaan.

Dinsdag 13 oktober 2009 - B9 8261

Het Benelux-Gerechtshof

Teksten van de presentaties die gehouden zijn tijdens de studiedag van het Benelux-Gerechtshof op 9 oktober j.l. onder de noemer: Het Benelux -Gerechtshof als beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux merken- en modellenrecht.

Werking van het Benelux-Gerechtshof en zijn positie in groter internationaal verband. Spreker: de heer J.-F. Leclercq, advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof en procureur-generaal bij het Belgische Hof van Cassatie.
 
De komende aanpassingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.  Spreker: de heer E. Simon, directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.   

De toekomst van het Benelux-Gerechtshof, met speciale aandacht voor de bevoegdheden inzake intellectuele eigendom.  Sprekers: prof. J. Erauw, directeur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent, en mr. D.W.F. Verkade, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, opstellers van de preadviezen ‘over het Benelux-Gerechtshof’ respectievelijk ‘betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof’. 

Rechtsvergelijking tussen de drie landen met betrekking tot de beroepsprocedure en de cassatieprocedure.  Spreker: mr. W.D.H. Asser, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Lees de teksten hier.

Maandag 05 oktober 2009 - B9 8238

Bloody ingewikkeld

Artikel in Adformatie n.a.v. de, overigens succesvol verlopen, promotie van Tobias Cohen Jehoram (De Brauw, Blackstone Westbroek), afgelopen vrijdag in Utrecht. In dit artikel formuleert de jonge doctor het wat minder wetenschappelijk: “Behalve de eerdere genoemde twee vliegen in één klap (nieuw handboek en promotie), slaat Cohen Jehoram nóg een slag. Hij gebruikt het handboek ook als vehikel om zijn onvrede te uiten over een aantal zaken.

Cohen Jehoram gebruikt voor juristen ongebruikelijke taal: ‘Het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter die dat uniforme recht moet uitleggen, die maakt er een zootje van!’ Het hof redeneert volgens Cohen Jehoram in veel gevallen naar de gewenste uitkomst toe en onderweg laat het zich niet veel gelegen liggen aan de structuur van de wetgeving. Die wet staat als een huis. Het is een logisch systeem dat netjes op elkaar aansluit. Cohen Jehoram gebruikt het gebouw als metafoor: ‘Op het moment dat je daar een raar balkonnetje aan gaat hangen, zit dat wel vast, maar het moet op een gegeven moment gestut worden.”

(…) Om merkenrecht als kansspel te kwalificeren, vindt Cohen Jehoram wat ver gaan maar hij stelt wel vast dat je als bedrijf een specialist nodig hebt om een weg te banen door het mijnenveld dat het geworden is. De promovendus: ‘Ik heb vanmorgen een sessie gehad met cliënten, om ze de structuur van het inbreukartikel uit te leggen. Die zaten daar allemaal met open mond te luisteren. En dat zijn gespecialiseerde bedrijfsjuristen! Het is bloody ingewikkeld gemaakt. Het is een gemiste kans dat het zo abstract is gemaakt. Het wettelijke systeem dat er was, was heel goed doordacht. Zonde gewoon.’ (Adformatie 40/ 2 oktober 2009). 

Maandag 28 september 2009 - B9 8223

Spaar ze allemaal

Merkensmurf, pardon Merkengogo (één van de zeer vele verschillende gogo's van bijzonder populaire C1000 spaaractie). Gezien de omschrijving zou een © op z'n hoofd misschien wat passender geweest zijn.

Donderdag 24 september 2009 - B9 8214

Op schijnbaar nette afstand

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Op schijnbaar nette afstand.

"Iedereen die wel eens in een supermarkt komt, kent het verschijnsel van de verpakking die meer of minder subtiel overeenstemt met het A-merk. Het wekken van verwarring lijkt daarbij niet het voornaamste doel – in de markt weet men ook wel dat dat niet mag. Welk belang hebben concurrenten er dan bij om in hun uiterlijk op kleine afstand van het populaire merk te gaan staan? Recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg lijkt deze vraag te beantwoorden: juist subtieler kopiëren kan onder omstandigheden leiden tot hogere waardering van het concurrerende product. Maar is dat geen inbreuk “sub c”?

Bij het Tilburg Institute of Behavioral Economics Research (TIBER) is onderzoek verricht naar de effecten van look-a-like verpakkingen op de productwaardering door consumenten[i]. Bij dit onderzoek is onder meer gekeken naar de relatie tussen de mate van overeenstemming met het A-merk enerzijds en de waardering van de look-a-like anderzijds. Dat onderzoek is onder meer verricht met drie fictieve concurrenten van Bertolli olijfoliemargarine: één verpakking stemde nagenoeg niet overeen met Bertolli, één was een tamelijk schaamteloze kopie en één zat daar tussenin."

Lees hier verder (website Jesse Hofhuis). 

Donderdag 17 september 2009 - B9 8191

Een belangrijke discussie

Hugo van Heemstra (Van Heemstra Bakker): Merkenfilosofie.

Het is goed te zien dat de discussie, aangezwengeld door de column van Jesse Hofhuis, een inhoudelijke discussie lijkt te zijn geworden. En het is een belangrijke discussie. Het gaat namelijk over recht en werkelijkheid en dergelijke rechtsfilosofische beschouwingen zijn zeldzaam omdat ze in de praktijk van alle dag niet direct nut hebben.

Toch is het nuttig om zo nu en den pas op de plaats te maken en de juridische ontwikkelingen, zoals die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, weer eens met een wat afstandelijker, academischer oog te bekijken en je de vraag te stellen: klopt dit allemaal nog wel? Sluit de juridische werkelijkheid nog aan bij de ontologische werkelijkheid?

Critici op de voornoemde column hebben gelijk als zij zeggen dat de vaststelling van de commerciële werkelijkheid niet op onderbuikgevoelens gegrond kan worden. De columnist gaat hier wellicht wat kort door de bocht. Het is nu eenmaal een column. De kritiek van de columnist kan echter niet worden weggevaagd met een beroep op de deskundigheid van de rechters en advocaten in kwestie. Die deskundigheid is immers een juridische deskundigheid en het is nu juist de vraag of die deskundigheid aansluit bij de (commerciële) werkelijkheid.

Woensdag 16 september 2009 - B9 8188

Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs

Marten Bouma (Merkenbureau Bouma): Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs. Een beschouwing bij HvJ EG, 16 juli 2009, C-202/08 & C-208/08 P, B9 8071, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM (Esdoornblad).

"Als schrijver van het artikel in het BMM Bulletin over art. 6 ter VvP waarvoor op 26 maart jl. de Wim Mak Award 2008 werd uitgereikt, meld ik mij graag met een kort naschrift bij het onlangs verschenen arrest van het Hof van Justitie. Kort gezegd, ging dit over het niet als merk mogen deponeren van een woord/beeldmerk met daarin beweerdelijk een onderdeel van de Canadese vlag.

De uitkomst van het oordeel van het Hof over de twistpunten in deze procedure, is vrij voorspelbaar. Immers, het esdoornblad van de Canadese vlag als deel van een kledingmerk resulteert in een door het OHIM geweigerd merkendepot. En dat dit verbod uiteindelijk niet alleen voor warenmerken geldt, maar ook voor dienstmerken, dat mag naar mijn smaak ook geen echt grote verrassing heten. Toch bevat het arrest van het Hof naar mijn mening twee rechtsregels inzake de correcte toepassing van art. 6 ter VvP, waar een rechter, advocaat of merkengemachtigde kennis van moet hebben."

Lees het volledige artikel hier. 

Woensdag 16 september 2009 - B9 8186

Het gevaar van verwarring

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Het gevaar van verwarring. Reactie op het commentaar van Sven Klos (B9 8179).

Afgelopen maandag publiceerde Sven Klos een aangepaste versie van zijn commentaar op mijn eerste column. Er blijkt verwarring alom. Ik had zijn eerste versie begrepen als een furieuze en persoonlijke aanval – maar daarover bleek ik in verwarring. Sven Klos blijkt namelijk alleen maar “enkele olijke en flink gepeperde noten” gekraakt te hebben. En nu zijn tekst daarvan is ontdaan, wordt duidelijk dat hij op zijn beurt in verwarring is over de inhoud van mijn column.

Mijn column is wat losser van stijl dan in het juridische debat gebruikelijk is. Iets minder “uitgaande van”-s, “in beginsel”-s en “mits”-en dus. Dat kan natuurlijk even wennen zijn. Een scherper geformuleerde stelling zet de lezer echter eerder aan tot het vormen van een mening. “Hiervan raakt niemand in verwarring” laat de lezer sneller standpunt bepalen dan “Bij bestudering van het vonnis komt bij mij de vraag op of verwarringsgevaar zich in – een op basis van de gestelde feiten geconstrueerde perceptie van de – werkelijkheid niet minder sterk laat voelen dan de rechtbank oordeelt onder toepassing van het hier gelding hebbende toetsingskader”. Ik vind het een veilige inschatting dat geen consument door het blikje Toro XL in verwarring zal raken – de lezer vormt zijn eigen mening wel.

Tot zover de vorm, het gaat om de inhoud.

Het merkenrecht is economisch ordeningsrecht en zou naar mijn idee dan ook ten dienste moeten staan aan de commerciële werkelijkheid. Er gaat dan iets mis wanneer de rechter oordeelt over een situatie die zich in werkelijkheid niet voordoet en daardoor bijvoorbeeld een probleem gaat oplossen dat zich in werkelijkheid niet voordoet.

Maandag 14 september 2009 - B9 8179

De regels van de kunst

Sven Klos (Klos Morel Vos & Schaap): De regels van de kunst. Herziene reactie op column Jesse Hofhuis d.d. 7 september 2009, B9 8163: ‘Commerciële werkelijkheid’

"Mijn vorige week gepubliceerde commentaar op de eerste Boek 9 column getiteld “commerciële werkelijkheid” heeft – zo heb ik van de uitgever vernomen – geleid tot een aantal negatieve reacties. Geen van deze reacties zijn direct aan mij gezonden. Ik ken de precieze inhoud dus niet. Wel heb ik begrepen dat de algemene teneur van die reacties was dat het commentaar te scherp van toon was en te onvriendelijk was ten opzichte van de auteur van de column.

Ik betreur dat zeer. Ik meende dat wie de inhoud van een column– een voor dit juridisch forum nieuw fenomeen – wil bestrijden zich daarbij van columnistische stijlmiddelen mag bedienen en daarbij dus wel enkele olijke en flink gepeperde noten mag kraken. Mijn onbekendheid met het fenomeen juridische column heeft mij daarbij kennelijk op het verkeerde been gezet. Ik betreur het met name ook omdat ik vrees dat de discussie over de vorm de aandacht heeft afgeleid van het onderwerp, te weten de betreurenswaardige alsmaar voortschrijdende acceptatie van het onderbuikgevoel als een salonfähig IE- begrip. Met gebruikmaking van mijn droit de repentir heb ik de redactie dan ook verzocht het stuk te vervangen door de volgende tekst."

Lees de volledige tekst hier.

Maandag 14 september 2009 - B9 8175

BBIE oppositiebeslissingen

(fig.) - DE MUNT (Toegew.)
KRUIDVAT - KRUITVAT (Gedeelt.)
ATI - AT (Toegew.)
Ti Sento - SEICENTO (Afgew.)
CONCEPTUS - Concep (Afgew.)  
AVEDA - ASHAVEDA NATURAL ORGANIC (Toegew.)
JULES - KATE & JULES (Toegew.)
GOOLFY BLACK LIGHT MINI GOLF - (fig.) (Afgew.)

Lees de oppositiebeslissingen hier.