Woensdag 07 juli 2010 - B9 8961

Volstrekt onvergelijkbare automobielen

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 juli 2010, KG ZA 10-648, Bayerische Motoren Werke AG & Rolls Royce Motor Cars Ltd tegen ABC Specials B.V. (met dank aan Charlotte Vrendenbarg & Lars Bakers, Bingh Advocaten).

Merkenrecht. Modellenrecht. Eisers BMW en Rolls Royce maken bezwaar tegen de verhuur door gedaagde van een met originele (en eveneens als merk of model geregistreerde) Rolls Royceonderdelen aangepaste (en na sommatie nog nader aangepaste) Chrysler. Vorderingen afgewezen. “De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben.”

Merkenrecht: 4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het meest in het oog springende gemeenschappelijke kenmerk van de drie Grille merken is dat de omtreksvorm wordt ingevuld door uitsluitend verticale spijlen of lamellen. De door ABC gebruikte grille heeft - na de wijzigingen die ABC naar aanleiding van de sommatie heeft aangebracht - een rooster waarvan juist de horizontale elementen dominant zijn. Daarbij komt wat het 1928 Grille merk en het 1971 Grille merk betreft nog dat de hoogte - breedte verhoudingen van de ABC grille anders zijn dan die beide merken. Van het 2003 Grille merk wijkt de ABC grille bovendien af, bij nauwkeurige beschouwing, doordat het een zichtbare deelnaad heeft die in het merk niet is terg te vinden.

Donderdag 29 april 2010 - B9 8811

Markeren

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, LJN: BM2895, Schwan-Stabilo Schwanhausser Gmbh & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co.Ltd.

Merkenrecht. Vormmerk m.b.t. highlighters. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, B9 7980). Wèl spoedeisend belang, (o.a naar aanleiding van de opstelling van gedaagde na eerdere onthoudingsverklaringen en uitspraken). Wel inbreuk.

Spoedeisend belang: 4.5.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Stabilo voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen. Het hof baseert dit oordeel op de volgende feiten en omstandigheden: [o.a. – B9]: Beifa is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. (…) Beifa heeft in het verleden (…)  ten behoeve van Stabilo onthoudingsverklaringen getekend maar dit heeft haar er niet van weerhouden nadien andere, op de Stabilo Boss gelijkende highlighters op de markt te brengen (…) Beifa heeft verschillende malen in strijd met een rechterlijke uitspraak de Beifa-highlighters verhandeld. (…) het is voldoende aannemelijk geworden dat Beifa ook andere producten op de markt brengt die lijken op producten van Stabilo.

4.5.3. Gelet op voornoemde handelwijze van Beifa heeft Stabilo naar het oordeel van het hof voldoende redenen om te vrezen dat Beifa (ook) in Nederland inbreuk zal maken op Stabilo's rechten. Dat die handelwijze zich deels heeft afgespeeld in Duitsland maakt dit niet anders, nu, zoals gezegd, Beifa eerder in Nederland Beifa-highlighters afleverde ondanks de hiervoor (in r.o. 4.5.2 sub v) genoemde omstandigheden en nu de Duitse markt grenst aan de Nederlandse. (…) 

Vrijdag 23 april 2010 - B9 8784

Einen Teil eines Spannfutters

Gerecht EU, 21 april 2010, in zaak T-7/09, Schunk GmbH & Co tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving beeldmerk dat „einen Teil eines Spannfutters [Klauwplaat, boorklem? ]  mit drei Rillen darstellt.“ Geen onderscheidend vermogen.

31. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin aber vor der Beschwerdekammer keinen Beweis für das Bestehen einer Verkehrsübung erbracht, nach der Rillenmotive in Spannfutter eingefräst werden, um deren Herkunft zu kennzeichnen, und auch nicht nachgewiesen, dass die Verkehrskreise diese Rillenmotive mit einem Herkunftshinweis verbinden. Daher durfte die Beschwerdekammer allein anhand der ihr vorgelegten Beweise den Schluss ziehen, dass die Rillen auf den Spannfuttern nur Dekorationselemente seien, ohne als Hinweis auf die Herkunft der Ware zu fungieren.

33. Daher hat die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass es branchenüblich sei, Spannfutter mit einer oder mehreren Rillen zu versehen, so dass die angemeldete Form nicht von der Branchenüblichkeit abweiche und dem Verbraucher nicht erlaube, diese Form als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen.

Lees het arrest hier.

Woensdag 31 maart 2010 - B9 8728

Zaksluitingen (HB)

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknr. 105.007.842/01, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Tussenvonnis (voor eerste aanleg zie: Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 november 2007, B9 5066). Het (inmiddels net geëxpireerde) octrooi op de Kwik Lok, zaksluiting blijft ook in hoger beroep overeind, maar de inbreukvordering wordt ook in hoger beroep afgewezen. Met betrekking tot de vorm- en woordmerken van eiser Kwik Lok oordeelt het hof dat de (beschrijvende) woordmerken alleen nog door nader te bewijzen inburgering gered kunnen worden. Het vormmerk is naar het oordeel van het hof uitsluitend technisch bepaald en derhalve terecht door de rechtbank nietig verklaard. Eerst even voor jezelf lezen.

Lees het arrest hier.

Vrijdag 05 maart 2010 - B9 8652

Vormmerkoppositie

Gerecht EU, 4 maart 2010, zaak T-24/08, Weldebräu GmbH tegen OHIM / Kofola Holding

Gemeenschapsmerk. Vormmerken (“de merken kunnen niet fonetisch en begripsmatig worden vergeleken”). Oppositieprocedure o.g.v. ouder driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van fles met spiraalvormige hals tegen aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk vorm van fles met spiraalvormige hals. Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar.

26. Om te beginnen lijkt het oudere teken uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument langer, slanker en dus fijner dan het aangevraagde teken, dat kleiner, dikker en corpulenter is en een plompe indruk geeft. Bovendien is de flessenbuik van het aangevraagde teken onregelmatig door het gebogen gedeelte ervan, terwijl die van het oudere teken recht is. Verder vertonen de halzen, hoewel beide spiraalvormig, verschillende spiralen. Terwijl de hals van het oudere teken slanker is en slechts twee windingen telt, lijkt die van het aangevraagde teken dikker en telt hij minstens vier windingen.

27. De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 31 van de bestreden beslissing vast te stellen dat het feit dat de hals van de twee flessen als „spiraalvormig” kan worden beschreven, nauwelijks relevant is, gelet op de grote verschillen tussen de vormen van de twee halzen.

Vrijdag 05 februari 2010 - B9 8578

De afwijkende derde dimensie

Hoge Raad, 5 februari 2010, 08/03362, Kraft Jacobs Suchard S.A. tegen Mars Inc. (met dank aan Lianne Kelkensberg & Eline Schiebroek,  BarentsKrans  / Wieke van Angeren & Jurriaan Jansen van Freshfields )

Merkenrecht. Vormmerk. Eerst even voor jezelf lezen. Arrest in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Hoge Raad verwerpt het beroep, klachten nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen (81 RO).

Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, B9 5332). De AG concludeerde eerder tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft (B9 8458).

Lees het arrest hier.

Dinsdag 26 januari 2010 - B9 8556

De geheimen van de litigieuze bepaling

HvJ EG,  26 januari 2010, conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi in zaak C-48/09 P, Lego Juris A/S tegen OHIM /  MEGA Brands

Merkenrecht. Conclusie A-G m.b.t. nietigheidsactie tegen vormmerk Legoblokje (afbeelding). A-G concludeert tot verwerping van het beroep. Het merk is volgens hem terecht nietig verklaard: het Legoblokje heeft in zijn geheel een functioneel karakter. Vanwege de schaarse jurisprudentie over artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 gaat de A-G er relatief diep op in. “Deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden.”

Lego en haar grootste concurrente, MEGA Brands, twisten over de mogelijkheid om een fotografische voorstelling van een typisch blokje van het betrokken speelgoed als merk te doen inschrijven, of dat de contouren wezenlijke kenmerken van de vorm van het blokje hebben, die vanwege hun functionele karakter beschikbaar moeten blijven voor alle speelgoedfabrikanten en derhalve niet kunnen worden ingeschreven.

50. In het arrest Philips zijn onmiskenbaar de beginselen voor de uitlegging van de litigieuze bepaling neergelegd, ook al betrof het daar de richtlijn. De feiten van die zaak leidden evenwel tot een relatief strikte uitspraak over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan. Uit het arrest blijkt dat een zekere consensus bestond over het volledig functionele karakter van de grafische voorstelling van het bovenstuk van het door die Nederlandse onderneming verhandelde elektrische scheerapparaat.

51. Doordat het Hof zich zo tot de feiten van het geding heeft beperkt, lag in zijn antwoord aan de Engelse Court of Appeal de nadruk op de redenen waarom de inschrijving van een merk met die kenmerken moest worden geweigerd, en reikte het ondernemingen nauwelijks de criteria aan voor de inschrijving van functionele tekens in de merkenregisters. Trouw aan de geest van de bepaling sloot het arrest de inschrijving van merktekens met functionele vormen niet categorisch uit, al maakte het dit niet eenvoudig. Metaforisch gezegd, heeft het Hof de deur van de merkenbureaus voor functionele tekens niet gesloten, maar op een kier gezet. Deze hogere voorziening dwingt ons ertoe te meten hoe groot de opening van die maar net geopende deur is.

Woensdag 13 januari 2010 - B9 8516

Gelijktijdig rank en gekronkeld en uitstulpingen van chocolade heeft

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, B9 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

Donderdag 07 januari 2010 - B9 8503

Thans

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 november 2009, zaaknr. 105.00.386/01, Firma Hauck GmbH & Co tegen Stokke A/S c.s. (met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Freshfields Bruckhaus Deringer )

Auteursrecht. Merkenrecht Tripp Trapp-zaak. Tussenarrest in een al 10 jaar durende procedure tussen Hauck en Stokke. Uitgebreide bespreking begrip  ‘publiek’ en in samenhang daarmee het begrip ‘thans’ in Buma/Chellonmedia. Partijen krijgen de gelegenheid zich hierover, en over een aantal andere vragen, nader uit te laten.

Stokke maakt bezwaar tegen de verhandeling van de ALPHA (afbeelding) en BETA kinderstoelen van Hauck op basis van haar auteursrechten op het ontwerp van de Tripp Trapp stoel en op basis van haar vormmerk voor deze stoel  Het tussenarrest bevat onder andere overwegingen over of Hauck openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen in Nederland heeft verricht: is de levering van deze stoelen dan wel openbaarmaking/verspreiding van een catalogus enkel aan groothandel/detaillisten (geen eindgebruikers/consumenten) een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw of niet?

(“22. (…) Dit lijkt er op te duiden dat ‘thans’ naar Nederlands auteursrecht, ook voor materiële openbaarmaking, onder ‘publiek’ in het algemeen moet worden verstaan: ‘(de potentiële)eindconsumenten/eindgebruikers’ en niet reeds ‘doorverkopers/tussenpersonen’, zoals groothandels en detaillisten.” (…) “29. (…) De vraag rijst of tussenpersonen/doorverkopers bij materiële openbaarmaking niet in zeker zin op één lijn te stellen zijn met de kopstations en DTH-platforms” (…) “35. (…) dat misschien discussie mogelijk is over de vraag of afbeeldingen op één lijn zijn te stellen met fysieke exemplaren. (…)”).

Het Hof laat partijen toe zich hierover (en over een aantal andere zaken) nader uit te laten.

Hof concludeert wel dat de ALPHA en BETA stoelen geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten van de maker van de Tripp Trapp stoel, Peter Opsvik.

(47. (…) ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald (…).”

Dinsdag 05 januari 2010 - B9 8495

Lichtdoorlatende vrouwentorso’s

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 30 december 2009, HA ZA 08434, Beauté Prestige International tegen Cosentra B.V. (met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerk parfumfles. Sensible Lady fles van gedaagde maakt inbreuk op Jean Paul Gaultier fles. Althans, geen inbreuk op, ondoorzichtige, Gemeenschapsvormmerk (geen  bekend merk (niet aangetoond), geringe overeenstemming), wel inbreuk op het, doorzichtige, Beneluxvormmerk (grote mate van overeenstemming en groot onderscheidend vermogen door gebruik). Prior art betreft alleen collectors item. Afwijkende verpakking is niet van belang. Vordering winstafdracht toegewezen: gedaagde kon niet in redelijkheid menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had (Ondeo Nalco)

4.1 1. Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwentorso's uitgevoerd in helder en matglas. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

Onderscheidend vermogen door gebruik: 4.12. (…) Ook heeft BPI stukken overgelegd waaruit blijkt het parfum 'La Femme' verpakt in het 167 vormmerk in Nederland gedurende meerdere jaren in de top 10 van damesgeuren van verschillende parfumerieketens voorkomt. Voorts blijkt uit de overgelegde tijdschriftartikelen uit Nederland en België dat kt 167 vormmerk veelvuldig en prominent wordt getoond in publiciteit voor dit parfum, naast de vermelding van het woordmerk Jean Paul Gaultier. De fles wordt daarbij regelmatig zelfs prominenter getoond dan het woordmerk Jean Paul Gaultier. in het licht van deze feiten stelt de rechtbank vast dat het 167 vormmerk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

4.13. Aan dat onderscheidend vermogen doet niet af dat er reeds in 1936 een parfum in het verkeer is gebracht dat verpakt was in een fles in de vorm van een vrouwentorso. Door Coscentra is onvoldoende concreet onderbouwd dat die fles, anders dan als collectors item, heden ten dage nog in het verkeer wordt gebracht. (…)

Woensdag 16 december 2009 - B9 8458

Verwijzen naar de afwijkende derde dimensie

Hoge Raad, 4 december 2009, conclusie A-G Verkade in nr. 08/03362, Kraft Jacobs Suchard SA tegen Mars Inc. (met dank aan Jurriaan Jansen, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Merkenrecht. Vormmerk. Conclusie in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, B9 5332). De AG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft. De middelonderdelen falen allen, o.a.:

5.16. Middelonderdeel III. l klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe zou strekken 'dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang', nu bij het bepalen van de beschermingsomvang 'het algemeen belang' (bij vrijhouding of anderszins) niet mag worden meegewogen.

5.17. Hoewel aan de steller van het onderdeel kan worden toegegeven dat het Hof van Justitie van de EG (inmiddels) heeft geoordeeld dat, gegeven de geldigheid van een merk, het algemeen belang om epaalde tekens voor allen beschikbaar te houden, als zodanig geen beperking vormt op het uitsluitend merkrecht of, anders gezegd, beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zonder dat daarbij gewicht toekomt aan de vrijhoudingsbehoefte behalve voor zover art. 6 van de Merkenrichtlijn daartoe aanleiding geeft, baat dit het onderdeel niet.

M.i. is de door het middelonderdeel aangevallen deeloverweging ten overvloede gegeven en niet dragend voor 's hofs oordeel dat de WAVE-verpakking niet identiek is aan de merken van Kraft (waartoe het hof verwijst naar eerdere rechtsoverwegingen) en dat evenmin sprake is van overeenstemming (waartoe het hof wat betreft het reep- en staafmerk verwijst naar de afwijkende derde dimensie en wat betreft de 'Abschnitt' naar de afwijkende piramidevorm en verdikte rand), zodat het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV en 13A lid 1 sub c BMW (oud)/artikel9 lid 1 sub c GMV strandt. Nu het onderdeel zich niet richt tegen deze (dragende) overwegingen stuit het hierop af.

Lees de conclusie hier.

Vrijdag 04 december 2009 - B9 8404

Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders

Rechtbank Almelo, 4 december 2009, 106407 / KG ZA 09-351, Jade B.V. tegen Deltex B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning)
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres maakt op grond van vormmerk, auteursrecht en onrechtmatig handelen bezwaar tegen het door gedaagde op de markt brengen van hoofdkussens. Alleen vorderingen m.b.t. slaafse nabootsing worden toegewezen (maar wel met een volledige 1019h Proceskostenveroordeling).

De hoofdkussens van zowel eiseres (de Sylvana Support, afbeelding boven) als gedaagde (de Cinderella Orthoflex, afbeelding onder) bestaan uit een verdeling in 4 vlakken: 3 vlakken bestemd voor een goede ondersteuning van het hoofd van zij- en rugslapers en 1 vlak ter ondersteuning van de nek. Op de vlakverdeling is met behulp van 'gezichtjes' dan wel 'poppetjes' aangegeven hoe het kussen gebruikt dient te worden. Vorderingen op grond van het vormmerk worden afgewezen op grond van 2:1 lid 2 BVIE. Auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen, omdat het kussen slechts uit functionele elementen en stijlelementen bestaat. Vorderingen op grond van onrechtmatig handelen worden wel toegewezen. De rechtbank Almelo komt tot het voorlopig oordeel dat:

5.3. (…)  een reëel verwarringsgevaar te duchten (is) bij het winkelend publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er sprake van een onnodige nabootsing van Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten.

Donderdag 22 oktober 2009 - B9 8286

Mag wel

Gerechtshof Amsterdam, 20 oktober 2009, zaaknr. 106.006.776/01, PP Impex B.V. & Edco Eindhoven B.V. tegen Mag Instrument Incorporated (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).

Merkenrecht. Vormmerken zaklampen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007, B9 3706). De vormmerken m.b.t. de zaklampen van Mag Instrument hebben geen inherent onderscheidend vermogen en hebben dit, waar zij overeenstemmen met de alu-zaklamp van Edco, ook niet door inburgering kunnen verkrijgen (wezenlijke waarde / functioneel bepaald). Geen auteursrecht op grond van art. 2 lid 7 Berner Conventie. Geen slaafse nabootsing op grond van Art. 14 lid 8 BTMW.

Onderscheidend vermogen: 5.6. De rechtbank heeft overwogen dat, gelet op de in het vonnis onder 3.12 opgesomde door Mag genoemde kenmerken, de vormmerken van Mag Instrument op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen, en dat deze kenmerken, in samenhang bezien, het de gemiddelde consument mogelijk maken de betrokken waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

5.7. Het hof deelt dit oordeel van de rechtbank niet. Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het geschikt is om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De in het vonnis onder 3.12 opgesomde kenmerken bestaan grotendeels uit functionele elementen van de in het geding zijnde zaklampen. Deze elementen hebben betrekking op de vorm van de reflectorkop en het cilindrische batterijhuis met gladde en bewerkte gedeelten en zijn, naar uit tal van overgelegde afbeeldingen en ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat aan het hof is gebleken, stuk voor stuk ook al elders toegepast. Niet is gebleken dat de door genoemde elementen bepaalde vorm van de zaklampen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de onderhavige sector gangbaar is, zodat niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien, de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen. Geoordeeld moet daarom worden dat de beide gedeponeerde vormmerken van meet af aan geen onderscheidend vermogen bezitten als bedoeld in art. 2.1 BVIE.

Woensdag 30 september 2009 - B9 8229

De karakteristieke bollende - op een motorbroek geïnspireerde - pasvorm

Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2009, zaaknr. 200.019.012/01 SKG, G-Star International B.V. tegen Bestseller Retail B.V. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. G-Star stelt dat Bestseller met de Zinko-spijkerbroek inbreuk maakt op de rechten van G-Star met betrekking tot G-Stars eigen bestseller, de Elwood-spijkerbroek (klik op afbeelding voor vergroting). Het hof oordeelt met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, B9 7178). In citaten:

4.3. (…) Dat de fraaiheid van het uiterlijk van een broek (en de pasvorm daarvan) in het algemeen bij de aankoopbeslissing een belangrijke rol speelt en dat de door de onder 4.1 sub iv tot en met vi genoemde elementen bepaalde vorm van de Elwood-broek een wezenlijke waarde daaraan geeft in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE acht ook het hof voorshands niet onaannemelijk. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van G-Star dat de vormgeving van alledaagse kleding als een spijkerbroek - in tegenstelling tot bijvoorbeeld haute couture - in het algemeen vooral een onderscheidingsfunctie heeft. Dit een en ander brengt reeds mee dat serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek, en dus ook die van het kniestuk, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De op merkenrechtelijke grondslag door G-Star gevorderde voorzieningen zijn reeds daarom niet toewijsbaar. Dit brengt mee dat grief 2 faalt.

4.4. Mede gelet op eerdere uitspraken van de bodemrechter waarin deze vraag aan de orde is geweest, gaat het hof er voorshands van uit dat (de vorm van) de Elwood-broek voldoende oorspronkelijkheid bezit om als werk in auteursrechtelijke zin te worden aangemerkt en derhalve auteursrechtelijk beschermd is. Door Bestseller is echter in dit geding voldoende aannemelijk gemaakt dat de vormgevingselementen die het karakteristieke uiterlijk van de Elwood bepalen door Morisset in 1995 voor het merendeel (bewust) zijn ontleend aan het model van een motorbroek en dat deze elementen voorts toen al jarenlang toepassing vonden in de (motor)sport- en werkkledingbranche. Dat aan het onderhavige werk een (zeer) grote beschermingsomvang toekomt, zoals G-Star verdedigt, kan in het licht hiervan niet als juist worden aanvaard. Het feit dat deze elementen in de Elwood-broek zijn aangebracht om een visueel/esthetisch (stoer) effect te bereiken en niet, althans niet in de eerste plaats, om redenen van functionele aard, zoals in vorenbedoelde (motor)sport- en werkkleding, maakt dit niet anders.

Maandag 21 september 2009 - B9 8200

Een nieuw deskundigenonderzoek

Rechtbank Arnhem, 9 september 2009, HA ZA 08-1778, The Coca-Cola Company tegen Cooperatieve inkoopvereniging Superunie B.A.

Merkenrecht. Marktonderzoeken. Tussenvonnis in vormmerkzaak over  colaflessen. Coca-Cola maakt bezwaar tegen colafles van Superunie. Rechtbank acht nieuw deskundigenonderzoek nodig en houdt iedere verdere beslissing aan:

1.1. (…) In het licht van de sterk uiteenlopende standpunten van partijen met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of de bruikbaarheid van de door The Coca-Cola Company overgelegde marktonderzoeken, waarmee The Coca-Cola Company haar stelling dat er sprake is van verwarringsgevaar – inhoudende associatiegevaar – onderbouwt, is ter comparitie aan de orde gekomen dat de rechtbank een nieuw deskundigenonderzoek nodig acht, alvorens tot de inhoudelijke beoordeling van de zaak over te gaan. Partijen hebben zich hierover bij akte uitgelaten.

1.2. The Coca-Cola Company heeft in haar akte als deskundige voorgesteld: dr. H. van den Berg, schrijver van het boek ‘Marktonderzoek in de Rechtszaal. De rol van marktonderzoek in merkengeschillen’ (2007, Stichting voor Culturele studies, Amsterdam). Superunie heeft in haar akte verklaard zich te kunnen refereren aan een eventuele voorkeur van de rechtbank of van eiseres voor dr. H. van den Berg. Verder hebben beide partijen hun voorkeur uitgesproken voor het benoemen van een professioneel marktonderzoeksbureau, naast de hiervoor genoemde deskundige. Van de zijde van Superunie is daarbij de naam Intomart GfK B.V. te Hilversum genoemd.