Verwarringsgevaar tussen rode zoolmerk van Louboutin en de door Van Haren gebruikte rode zolen

(Met dank aan Sven Klos en Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap, en Thierry van Innis, Field Fisher Waterhouse).

Rode zoolmerk van Louboutin is geen zuiver kleurmerk, nu in het depot instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. Voldoende aannemelijk geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en de door Van Haren gebruikte rode zolen, gezien het onderscheidend vermogen van het zoolmerk (zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin), de mate van overeenstemming tussen de tekens gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool.

MERKENRECHT

Ontwerper Christian Louboutin gebruikt sinds 1992 voor de door hem ontworpen pumps de welbekende rode zool. Met betrekking tot deze rode zool heeft hij een Beneluxmerk gedeponeerd (‘zoolmerk’). Van Haren wordt in dit kort geding bevolen verdere inbreuk op het zoolmerk van Louboutin in de Benelux te staken, in het bijzonder ieder gebruik van de rode zool voor haar schoenen in het zwart en/of donkerblauw.

Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor de strenge eisen gelden van het Libertel-arrest (IEPT20030506). Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology Swiss niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar (hooggehakte damesschoenen) omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Merkinbreuk op grond van artikel 2.20(1)(b) BVIE wordt aangenomen: In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken.

“De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in gebruik van – onbestreden -  vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen.”

1019h Rv proceskosten: € 69.973,07.

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren