Voor algemeen bekend merk is grotere bekendheid nodig dan voor bekend merk 'sub c'
01-11-2013 Print this page
Beneluxmerken "POPSTARS" en "POPSTARS - THE RIVALS" nietig: van huis uit beschrijvend in gehele Benelux voor relevante diensten (samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma’s) en niet ingeburgerd (in België). Ex nunc beoordeling van algemene bekendheid van merk in zin van artikel 6bis UvP. Hoewel drempel voor bescherming als algemeen bekend merk is verlaagd door inwerkingtreding van TRIPs-verdrag en drempel van bekend merk in zin van artikel 2.20(1)(c) BVIE benadert, blijft algemeen bekend merk species van bekend merk waarvoor grotere bekendheid is vereist. Gelet op ex nunc beoordeling en deze hoge maatstaf heeft Screentime gestelde algemene bekendheid van merk 'Popstars' twee jaar nadat zij ieder gebruik heeft gestaakt, onvoldoende onderbouwd. Ook geen onrechtmatig handelen van SBS jegens Screentime door voorgenomen gebruik van teken 'The Next Popstar'. Geen nietigverklaring van beeldmerk met woordelementen 'So you wanna be a popstar' van SBS: geen sprake van kwade trouw wegens voorgebruik in Benelux van merk 'Popstar - The Rivals' of voorgebruik van algemeen bekende merk 'Popstars'.
MERKENRECHT
Screentime verstrekt wereldwijd licenties voor de productie en uitzending van een talentenjacht volgens een format met de naam “Popstars” en is rechthebbende op de Beneluxwoordmerken “POPSTARS” en “POPSTARS – THE RIVALS”. SBS is rechthebbende op het Beneluxbeeldmerk met woordelementen “So you wanna be a popstar” en houder van de domeinnaam popstars.nl. In oktober 2012 heeft SBS aangekondigd dat zij voornemens was een talentenjacht met de naam ‘The Next Popstar‘ uit te gaan zenden. Bij vonnis in kort geding van 15 november 2012 (IEPT20121115) is SBS het gebruik van dit teken echter verboden op grond van het algemeen bekende merk “POPSTARS”. In deze bodemprocedure vordert Screentime een verbod op het gebruik van het teken “The Next Popstar” in de Benelux, althans Nederland, en van de domeinnaam popstars.nl, evenals nietigverklaring van het merk van SBS. In reconventie vordert SBS nietigverklaring van de merken van Screentime.
De rechtbank oordeelt allereerst dat de Beneluxmerken van Screentime nietig zijn: deze merken zijn van huis uit beschrijvend in de gehele Benelux, in de zin dat zij kenmerken beschrijven van de relevante diensten (het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma’s). Voorts heeft Screentime onvoldoende onderbouwd dat de duur en intensiteit van het gebruik van haar merken in België zodanig is geweest dat de merken op enig moment en dus ook anno 2013 (ex nunc) zijn ingeburgerd bij het relevante publiek in dat deel van de Benelux. Hiervoor is onder meer relevant dat het programma ‘Popstars’ in België slechts gedurende één seizoen (10 afleveringen) is uitgezonden en dat geen sprake is van een grote hoeveelheid publiciteit over een langere periode (zie r.o. 4.8-4.17). De reconventionele vordering tot nietigverklaring van de Screentime merken voor genoemde diensten is derhalve toewijsbaar.
Ook is het merk ‘Popstars’ anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP. De rechtbank overweegt hier dat de beoordeling van de algemene bekendheid van het merk eveneens ex nunc dient te geschieden: algemene bekendheid in het verleden die niet voortduurt tot het moment dat bescherming wordt gevraagd, komt geen bescherming (meer) toe. Dit leidt ertoe dat het aan Screentime is om voldoende te onderbouwen dat haar merk in ieder geval ten tijde van deze procedure een algemeen bekend merk is.
Ten aanzien van de vereiste mate van bekendheid oordeelt de rechtbank dat hoewel de drempel voor bescherming als algemeen bekend merk is verlaagd door inwerkingtreding van (artikel 16 lid 2) TRIPs-verdrag en deze de drempel voor bescherming als bekend merk in de zin van artikel 2.20(1)(c) BVIE benadert, kan deze drempel niet volledig gelijk gesteld worden aan die voor bescherming als bekend merk ‘sub c’. Dit volgt al uit het feit dat het BVIE en de Merkenrichtlijn onderscheid maken tussen bekende en algemeen bekende merken en rechten toekennen aan algemeen bekende merken die verder strekken dan de rechten toegekend aan bekende merken. Dat duidt er volgens de rechtbank op dat een algemeen bekend merk een species is van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid vereist is. (r.o. 4.21-4.25).
Gelet op de beoordeling ex nunc en deze hoge maatstaf heeft Screentime de gestelde algemene bekendheid van het merk ‘Popstars’ twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, onvoldoende onderbouwd. Daarbij is van belang dat de titel ‘Popstars’ van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. De hierop gegronde verbodsvorderingen van Screentime moeten derhalve worden afgewezen (r.o. 4.26-2.29).
SBS heeft voorts ook niet onrechtmatig jegens Screentime gehandeld door het voorgenomen gebruik van het teken ‘The Next Popstar’: de enkele omstandigheid dat SBS drie jaar lang de licentienemer van Screentime is geweest voor de Nederlandse versie van ‘Popstars’ is hiervoor onvoldoende, nu SBS daarbij zelf niet uitdrukkelijk verwijst naar haar eerdere uitzendingen van ‘Popstars’. De vordering tot nietigverklaring van het merk van SBS wordt eveneens afgewezen: er is geen sprake van kwade trouw wegens voorgebruik in de Benelux van ´Popstars – The Rivals’ of wegens voorgebruik van het algemeen bekende merk ‘Popstars’ (r.o. 4.33-4.34).
De rechtbank wijst de vorderingen van Screentime af, verklaart de Beneluxmerken van Screentime nietig voor de relevante diensten en spreekt ambtshalve de doorhaling uit van deze merken.
IEPT20131023, Rb Den Haag, Screentime v SBS
