Indirecte octrooi-inbreuk wegens verhandeling van wezenlijk bestanddeel van geoctrooieerde werkwijze

Octrooi voor “werkwijze voor verjongen van bitum bevattende samenstelling” niet beperkt tot werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven: blijkt niet uit conclusies, beschrijving en tekeningen van octrooi (artikel 53(2) ROW). Indirect octrooi-inbreuk: het door Ventraco verhandelde additief vormt wezenlijk bestanddeel van geoctrooieerde werkwijze en wordt bewust verhandeld aan derden voor toepassing van die werkwijze. Onvoldoende aannemelijk dat merken “RHEOFALT” en “COLORFALT” van Ventraco tot soortnaam zijn verworden voor additieven voor asfalt. VWS geen eventuele licentie voor gebruik van Ventraco-merken: licentie is beëindigd toen samenwerking met Ventraco eindigde. Geen (dreigende) inbreuk op “RHEOFALT”; wel inbreuk op merk “COLORFALT”.

OCTROOIRECHT – MERKENRECHT

Van Weezenbeek International en Ventraco hebben in 2008 Van Weezenbeek Specialties (VWS), die asfalt-verjongsingsadditieven aanbiedt, opgericht. Aan VWS is in 2010 een Nederlands octrooi verleendvoor “een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling”. Ventraco is houdster van de merken “RHEOFALT” en “COLORFALT”, waaronder de waren van VWS werden verkocht. Na het faillissement van VWS heeft Van Weezenbeek International activa uit de boedel gekocht, waarmee zij de onderneming van VWS heeft voortgezet. (De nieuwe) VWS vordert nu een verbod op inbreuk op haar Nederlandse octrooi, opgave, vernietiging van de voorraad en rectificatie.

De vorderingen van VWS worden grotendeels toegewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat, anders dan Ventraco stelt, uit de conclusies, beschrijving en voorbeelden van het octrooi van VWS niet blijkt dat het octrooi beperkt is tot een werkwijze met uitsluitend reactieve additieven. Nu het door Ventraco verhandelde additief voor asfalt alle kenmerken heeft van het in het octrooi beschreven additief en dus een wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde werkwijze vormt, terwijl Ventraco het bewust aan derden levert voor toepassing van die werkwijze, is er sprake van indirecte octrooi-inbreuk.

In reconventie vordert Ventraco staking van iedere inbreuk op haar merken. De voorzieningenrechter oordeelt dat VWS onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de merken van Ventraco tot soortnaam zijn verworden voor additieven voor asfalt. VWS heeft ook geen eventuele licentie voor het gebruik van de Ventraco-merken: voor zover sprake was van een licentieovereenkomst tussen VWS en Ventraco, is deze beëindigd toen de samenwerking met (de aandeelhouders van) Ventraco eindigde. Van (dreigende) inbreuk op het merk “RHEOFALT” is geen sprake, omdat VWS dit merk niet gebruikt en voorts haar eigen merk heeft geïntroduceerd voor haar asfalt-verjongingsadditief. Inbreuk op het merk “COLORFALT” door VWS wordt wel aangenomen, wegens gebruik van het merk op een website van een zustervennootschap van VWS.

IEPT20140905, Rb Den Haag, VWS v Ventraco