"TURBO (XL)"-merk verworden tot soortnaam voor bepaald soort beleggingsproducten

Vraag of merkrecht is vervallen omdat het in handel gebruikelijke benaming is geworden dient ex nunc te worden beoordeeld. Gerede kans dat “TURBO” en “TURBO XL”-merken vervallen zullen worden verklaard voor beleggingsproducten in bodemprocedure wegens verwording tot soortnaam. Gelet op aanzienlijke generiek gebruik ervan door (voormalig) merkhouder, licentienemers en betrokken derden op websites en in promotiemateriaal en (internet)publicaties vatten eindgebruikers (actieve beleggers) deze tekens niet (meer) als onderscheidingsteken op (art 2.26(2)(b) BVIE). Door toedoen of nalaten van (voormalig) merkhouder: gelet op hoeveelheid en aard van voorbeelden van gebruik van “turbo (xl)” als soortnaam had van (voormalig) merkhouder een actievere handhaving mogen worden verwacht en (voormalig) merkhouder en licentienemers hebben zelf niet consequent gebruik gemaakt van aanduiding ‘turbo (xl)’ als merk.

MERKENRECHT

In 2004 heeft ABN AMRO een bepaald soort beleggingsproducten in Nederland geïntroduceerd onder de naam ‘Turbo’. Eiseres BNP is inmiddels houdster van de Beneluxwoordmerken “TURBO” en “TURBO XL” en heeft aan een aantal banken, zoals de Royal Bank of Scotland en ABN, een licentie gegeven om deze merken te mogen gebruiken. Online beleggingsbank Binckbank biedt sinds juli 2014 ook beleggingsproducten onder de naam “Binck Turbo” en “Binck Turbo XL”. BNP vordert in dit kort geding een inbreukverbod met een rectificatie op de website van Binckbank.

De vorderingen worden afgewezen. Het verweer van Binckbank dat de betrokken merken zijn vervallen, omdat de aanduidingen “Turbo” en“Turbo XL” tot soortnamen zijn verworden in de zin van artikel 2.26(2)(b) BVIE, treft doel. De vraag of een merk is vervallen op grond van dit artikel dient ex nunc te worden beoordeeld. Gelet op het aanzienlijke aantal voorbeelden van generiek gebruik van de aanduidingen door de (voormalig) merkhouder, licentienemers en betrokken derden in de vorm van websites, (promotie)materiaal, (internet)publicaties en krantenartikelen vatten de eindgebruikers van beleggingsproducten, nl. actieve beleggers, deze tekens niet (meer) als onderscheidingstekens hiervoor op. Bovendien had, gelet op de hoeveelheid en de aard van de voorbeelden van gebruik van deze aanduidingen als soortnamen, van de (voormalig) merkhouder een actievere handhaving mogen worden verwacht. Hierbij is eveneens van belang dat de (voormalig) merkhouder en licentienemers zelf niet consequent gebruik hebben gemaakt van de aanduidingen als merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat er een gerede kans bestaat dat de TURBO-merken door de bodemrechter, in de reeds aanhangige bodemprocedure, vervallen zullen worden verklaard voor beleggingsproducten op grond van artikel 2.26(2)(b) BVIE.

IEPT20140909, Rb Den Haag, BNP v Binckbank