Ondanks afgegeven onthoudingsverklaring voldoende belang: merkinbreuk niet erkend, geen opgave gedaan en toegezegde boete aanzienlijk lager dan gevorderd. Verwarringsgevaar tussen teken “PRO-LINE” en woord/-beeldmerken “PROLINE”: grote visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke waren. Nietigheid en non usus merk “PROLINE” onvoldoende onderbouwd.
MERKENRECHT
Kesa produceert, distribueert en verkoopt onder meer televisies, DVD-spelers, luidsprekers, radio’s en elektrische keukenapparatuur en is houdster van een aantal “PROLINE” woord- en woord-/beeldmerken. AS Watson is onder meer eigenaar van Kruidvat en Trekpleister. In mei 2013 heeft Kesa geconstateerd dat op de websites van Kruidvat en Trekpleiser werd geadverteerd voor tabletcomputers en dat deze werden aangeboden met gebruikmaking van de aanduiding “Pro-Line”. Kesa vordert o.a. staking, opgave en een schadevergoeding. In reconventie vordert AS Watson de nietig/vervallenverklaring van de merken van Kesa.
Kesa heeft ondanks de door AS Watson afgegeven onthoudingsverklaring nog steeds belang bij haar vorderingen. Merkinbreuk is niet erkend, er is geen opgave van verhandelde aantallen tablets gedaan en de toegezegde boete is aanzienlijk lager dan gevorderd, geclausuleerd en kan bovendien niet worden geëxecuteerd.
De merken en de tekens stemmen auditief en visueel sterk overeen, terwijl ook begripsmatig de tekens dezelfde inhoud communiceren als de PROLINE merken. De tekens worden gebruikt voor soortgelijke waren als de waren waarvoor de PROLINE woord/beeldmerken met nummers 8778251 en 8778235 zijn ingeschreven. De inschrijving in klasse 9 bevat o.a. DVD-spelers en recorders, MP3 en MP4 spelers en fotoapparatuur. Hoewel tablets voornamelijk worden gebruikt voor het raadplegen van het internet, neemt dat niet weg dat ze de mogelijkheid bieden tot het opslaan en afspelen van diverse soorten mediabestanden, waardoor ze in zoverre deels identieke functionaliteiten als de hiervoor genoemde waren bieden. Meewegend dat de merken slechts een gering onderscheidend vermogen hebben is naar het oordeel van de rechtbank sprake van verwarringsgevaar, omdat het publiek op zijn minst zou kunnen denken dat de waren van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dat het publiek het andere op de verpakking aanwezige teken “Cherry Mobility” en niet “PRO-LINE” als enige herkomstaanduiding zou zien is onvoldoende gemotiveerd.
De reconventionele vorderingen falen. Het merk “PROLINE” mist niet elk onderscheidend vermogen. Dat het publiek dit teken slechts als serieaanduiding zou zien is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank is wel van oordeel dat het onderscheidend vermogen gering is. De elementen “PRO” en “LINE” en de combinatie “PROLINE” zijn voorts niet uitsluitend beschrijvend, omdat deze elementen een kenmerk van de betrokken waren weergeven. Hetgeen AS Watson heeft overgelegd, is, gelet op hetgeen Kesa heeft aangedragen, onvoldoende om vast te stellen dat KESA de PROLINE merken niet-normaal heeft gebruikt en onvoldoende voor een omkering van de bewijslast. Merken kunnen ook gebruikt zijn op een wijze die niet leidt tot resultaten bij het zoeken via Google en het feit dat (een deel van) de waren niet verkrijgbaar is bij BCC zegt op zichzelf niets over normaal gebruik.
Het inbreukverbod wordt toegewezen. Voor de schade wordt de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure. De winstafdracht wordt afgewezen, omdat onvoldoende onderbouwd is dat sprake was van kwade trouw bij AS Watson. De opgave wordt toegewezen.
IEPT20141217, Rb Den Haag, Kesa v AS Watson
(kopie origineel vonnis)
