A-G:co-existentie Uniemerken in deel grondgebied Unie sluit verwarringsgevaar in ander deel niet uit

Zaak C-93/16, Ornua Co-operative Limited, voorheen The Irish Dairy Board Co-operative Limited tegen Tindale & Stanton Ltd España SL, Prejudiciële vragen Audiencia Provincial de Alicante. Conclusie A-G Szpunar.

In het hoofdgeding bij de Spaanse rechter heeft The Irish Dairy Board (Voorloper Ornua) een inbreukvordering jegens T&S ingesteld  op grond van art. 9 lid 1 onder b en c van Verordening 207/2009. Volgens eerstgenoemde onderneming maakt T&S inbreuk op haar Uniewoordmerk KERRYGOLD, ingeschreven voor levensmiddelen, door het gebruik het teken KERRYMAID voor merkproducten. In eerste aanleg heeft de Spaanse rechter de vordering afgewezen omdat de enige overeenstemming tussen beide merken voortvloeide uit het gemeenschappelijke element ‘Kerry’, dat verwijst naar een Iers graafschap dat bekend staat om rundveehouderij en omdat vaststond dat beide merken in Ierland en het VK vreedzaam naast elkaar bestonden. De verwijzende rechter twijfelt echter of met laatstgenoemde omstandigheid rekening mag worden gehouden bij de analyse van verwarringsgevaar en afbreuk van reputatie met betrekking tot het gehele grondgebied van de Unie en stelt hierover prejudiciële vragen. A-G Szpunar overweegt als volgt:

"21.      Met de drie prejudiciële vragen, die ik samen wil analyseren, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of – en in voorkomend geval hoe – de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie van invloed kan zijn op de analyse van het bestaan van verwarringsgevaar en van afbreuk aan de reputatie, overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009, op de rest van het grondgebied van de Unie.

39.      Zelfs indien aan de hand van het argument inzake vreedzame co-existentie vaststaat dat het gebruik van de conflicterende merken geen enkel verwarringsgevaar creëert in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, belet bijgevolg deze omstandigheid op zich niet, anders dan T&S betoogt, dat het bestaan van een dergelijk gevaar wordt vastgesteld in een ander deel van de Unie.

40.      Anders dan Ornua beweert, vloeit mijns inziens evenwel evenmin daaruit voort dat de vreedzame co-existentie in een deel van het grondgebied van de Unie irrelevant is voor de analyse van het gevaar voor verwarring met een Uniemerk.

41.      In de context van een geding betreffende schending van het aan het Uniemerk verbonden uitsluitende recht vereist de beoordeling van het verwarringsgevaar een globale analyse van alle relevante factoren die mogelijkerwijs betrekking hebben op het gehele grondgebied van de Unie. In het kader van die analyse kan de relevantie van een element niet worden uitgesloten op de loutere grond dat dit element verwijst naar de situatie die slechts in een deel van het grondgebied van de Unie bestaat.

42.      De vreedzame co-existentie van de twee merken op nationaal niveau kan een gevolg zijn van verschillende omstandigheden. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van het grondgebied van de Unie waar de betrokken merken langdurig en intensief werden gebruikt, een aanwijzing kan vormen voor het ontbreken van een dergelijk gevaar in andere delen van de Unie wanneer de marktomstandigheden en de perceptie van het relevante publiek niet aanmerkelijk verschillen.

43.      Wanneer aldus – zoals in casu – vaststaat dat het gebruik van de betrokken tekens geen verwarringsgevaar creëert in een deel van het grondgebied van de Unie waar deze tekens al vele jaren vreedzaam naast elkaar bestaan, kan dit element van invloed zijn op de beoordeling van het verwarringsgevaar in andere potentiële conflictgebieden.   

47.      Gelet op een en ander ben ik dus van mening dat de vreedzame co-existentie van de conflicterende tekens in een deel van het grondgebied van de Unie een element is dat, zonder beslissend te zijn, in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een ander deel van dit grondgebied overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

50.     Om dezelfde redenen als die welke ik heb aangevoerd met betrekking tot artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 dient in het kader van de door artikel 9, lid 1, onder c), vereiste globale beoordeling in voorkomend geval rekening te worden gehouden met het feit dat de merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie.

66.      Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Audiencia Provincial de Alicante te beantwoorden als volgt:

„1)      Artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, zonder verwarring te creëren, niet betekent dat verwarringsgevaar automatisch uitgesloten is in een ander deel van dat grondgebied. Deze co-existentie is niettemin een relevant element dat in voorkomend geval in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken, waarop elk van die bepalingen respectievelijk gebaseerd is.

2)      Artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de betrokken merken dezelfde term omvatten, bestaande in een aanduiding van de plaats van herkomst die in overeenstemming met de eerlijke gebruiken wordt gebruikt, niet kan dienen als grondslag voor de vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring met een Uniemerk of van afbreuk aan de reputatie van dat merk.”

 Lees de volledige conclusie hier