Merkenrecht. Conclusie bij hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht EU van 5 juli 2016. Freistaat Bayern heeft een aanvraag tot inschrijving van het woordteken “NEUSCHWANSTEIN” als Uniemerk ingediend voor een groot aantal klassen. Het merk is later ingeschreven. BSGE heeft nietigverklaring van het merk gevorderd, maar het EUIPO heeft de gevorderde nietigverklaring in alle instanties afgewezen. Het Gerecht EU heeft het beroep in zijn geheel verworpen, waarbij onder meer werd geoordeeld dat het merk geen beschrijvende aanduiding voor de betrokken waren en diensten was, omdat het kasteel van Neuschwanstein in eerste instantie een museumsite is en geen plaats waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht. Hierdoor kan het litigieuze merk geen aanduiding zijn van de plaats van herkomst van erdoor aangeduide waren of diensten. Ook zou het merk geen onderscheidend vermogen missen en was geen sprake van kwade trouw volgens het Gerecht. De conclusie van A-G Wathelet is ingevolge het verzoek van het Hof toegespitst op het tweede onderdeel van het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel in hogere voorziening. De A-G geeft het Hof voor deze middelen in overweging de hogere voorziening af te wijzen.
De A-G is van oordeel dat het Gerecht mocht oordelen dat het litigieuze merk geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten kan zijn:
“42. Ten slotte is de verkoopplaats als zodanig ongeschikt om een plaats van herkomst aan te duiden omdat de plaats van verkoop van een waar de eigenschappen, kwaliteiten of andere kenmerken ervan niet beschrijft(8) en het relevante publiek bijgevolg eigenschappen, kwaliteiten of andere kenmerken niet met een waar kan associëren op basis van het feit dat de waar op een bepaalde geografische plaats is gekocht. Daarentegen kan het relevante publiek een dergelijk verband wel leggen tussen een waar en een geografische plaats waar de waar is vervaardigd of bedacht en ontworpen, door te denken dat de waar eigenschappen, kwaliteiten of andere kenmerken (met name een techniek, een traditie, een ambacht) zal bezitten omdat die waar op een bepaalde plaats is vervaardigd of bedacht en ontworpen. Zo dicht het relevante publiek bepaalde kwaliteiten toe aan porselein uit Limoges zodat het teken „Limoges” voor porseleingoed de plaats van herkomst beschrijft.
43. In casu voert BSGE niet aan dat het relevante publiek bepaalde eigenschappen, kwaliteiten of andere kenmerken associeert of kan associëren met de door het litigieuze merk aangeduide waren of diensten op grond van het feit dat ze binnen de muren van het kasteel van Neuschwanstein zijn verkocht. Zoals het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, staat „het kasteel van Neuschwanstein immers niet bekend om de souvenirartikelen die het verkoopt of de diensten die het aanbiedt”.”
Het Gerecht mocht naar het oordeel van de A-G oordelen dat het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft:
“60. Het Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het teken „NEUSCHWANSTEIN” – een fantasienaam die „nieuwe rots van de zwaan” betekent – niet beschrijvend kan zijn voor de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten omdat het hun kenmerken niet beschrijft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woordteken „ecoDoor”, dat energie-efficiënte waren beschrijft(13).
61. In casu is het enige verband dat volgens BSGE kan bestaan tussen het teken „NEUSCHWANSTEIN” en de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten, de plaats waar zij in de omgeving van het gelijknamige kasteel worden verkocht. Zoals ik in punt 42 van de onderhavige conclusie heb uiteengezet, vormt de plaats van verkoop evenwel geen kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.(14)
62. De redenering van het Gerecht dat het relevante publiek de betrokken waren en diensten van die van andere ondernemingen kan onderscheiden enkel doordat op die waren en diensten het niet-beschrijvende teken „NEUSCHWANSTEIN” is aangebracht (dat, in de opvatting van de betrokken kringen, geen enkel ander verband met de betrokken waren en diensten vertoont dan de plaats van verkoop binnen de muren van het gelijknamige kasteel), kan dus goed gevolgd worden.”
Lees de conclusie hier.
