A-G: Verklaring van afstand (disclaimer) van bestanddeel ouder merk niet van invloed op beoordeling verwarringsgevaar met jonger merk

Zaak C-705/17: Patent-och registreringsverket v Hansson. Conclusie A-G Pitruzzella.

Merkenrecht. In de rechtsorden die daarin voorzien, kan de inschrijving van een merk vergezeld gaan van een verklaring van afstand, de zogeheten “disclaimer”, indien de aanvraag betrekking heeft op een samengesteld teken waarin een of meerdere beschrijvende of algemene termen voor een of meer in de aanvraag opgegeven waren of diensten zijn opgenomen. De disclaimer kan naargelang de toepasselijke regeling spontaan door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde dienst als voorwaarde voor inschrijving. De disclaimer heeft tot doel te verduidelijken dat de beschrijvende en niet-onderscheidende term of termen van het aangevraagde teken niet vallen onder het uitsluitende recht en derhalve beschikbaar blijven. De houder van het merk heeft derhalve niet het recht te verhinderen dat deze termen door andere ondernemingen worden gebruikt. In de onderhavige zaak werd inschrijving verzocht van de term "ROSLAGSÖL". Het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom heeft de inschrijving geweigerd wegens verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk "ROSLAGS PUNSCH", dat links wordt getoond. Het oudere merk bevat echter de disclaimer "de inschrijving verleent geen uitsluitend recht op het woord "Roslagspunsch". De verwijzende rechter vraagt zich af een disclaimer van invloed is op de beoordeling van het verwarringsgevaar met een jonger merk.

De A-G geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

“Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verklaring van afstand (disclaimer) als in het hoofdgeding, die betrekking heeft op een van de bestanddelen van het oudere merk, niet van invloed is op de beoordeling van het gevaar voor verwarring van dat merk met een jonger teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd.”

Enkele relevante citaten:

“47. Indien bij de beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van het merk die dient te worden verricht in het kader van het onderzoek van het verwarringsgevaar, een van de bestanddelen ervan niet in aanmerking wordt genomen om de enkele reden dat dit bestanddeel volgens de beoordeling die bij de inschrijving heeft plaatsgevonden geen onderscheidend vermogen had, en wel zodanig dat daarvoor een disclaimer vereist was, zou geen rekening kunnen worden gehouden met de eventuele ontwikkeling van de perceptie van het merk die tussen het tijdstip van inschrijving en het relevante tijdstip voor de beoordeling van het verwarringsgevaar kan hebben plaatsgevonden, en evenmin met enige andere na de inschrijving ontstane factor die deze beoordeling kan beïnvloeden.

48. Een dergelijke niet-aanmerkingneming zou het niet alleen onmogelijk maken om het onderscheidend vermogen van het merk vast te stellen ten aanzien van de actuele, werkelijke en concrete toestand zoals vereist voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar zou tevens ertoe kunnen leiden dat dit gevaar, gezien de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren(49), onjuist wordt beoordeeld. […]

50. Meer in het algemeen mag het bestaan van een disclaimer als in het hoofdgeding er mijns inziens niet toe leiden dat de regels voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, die op Unieniveau zijn geharmoniseerd, worden gewijzigd. Meer in het bijzonder rechtvaardigt het enkele feit dat het bestanddeel van een samengesteld merk waarvan bescherming wordt gevraagd onder een disclaimer valt, niet dat dit bestanddeel automatisch van deze beoordeling wordt uitgesloten of dat de rol van dit bestanddeel bij de vaststelling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk of van het onderscheidend vermogen ervan wordt beoordeeld op een wijze die niet in overeenstemming is met de perceptie van het publiek. Geen enkele vrijhoudingsbehoefte rechtvaardigt mijns inziens een wijziging van deze regels, die ertoe zou kunnen leiden dat de inschrijving wordt toegestaan van tekens die verwarringsgevaar kunnen creëren. Het belang van marktdeelnemers om vrij aanduidingen of tekens te gebruiken die de door hen in de handel gebrachte waren of diensten beschrijven, wordt toereikend beschermd door, ten eerste, de bepalingen van richtlijn 2008/95 inzake absolute weigeringsgronden voor inschrijving en de hierboven aangehaalde bepalingen die de gevolgen van het merk beperken(50), ten tweede, de omstandigheid dat de door artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 verleende rechten de houder van een samengesteld merk niet toestaan om bescherming te vragen voor slechts één van de bestanddelen van dat merk en, tot slot, de regels voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, volgens welke bij de vaststelling van dit gevaar met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen van de conflicterende tekens en met het onderscheidend vermogen van het merk waarvan bescherming wordt gevraagd.”

Lees de conclusie hier.