Benelux woordmerk “IK WIL VAN MIJN AUTO AF” doorgehaald wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en geen inburgering

(Met dank aan: Theo-Willen van Leeuwen, Abcor en Shaharzaad Said en Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh)

BBIE, 3 juni 2019, WijKopenAutos v Dealerdirect Global

Merkenrecht. Verzoeker  heeft op 27 juni 2018 een vordering tot nietigverklaring ingediend tegen het Benelux woordmerk “IK WIL VAN MIJN AUTO AF” met betrekking tot alle diensten. Verzoeker stelt dat het merk op de depotdatum geen onderscheidend vermogen had verworven in het gehele gebied waar het teken van huis uit niet onderscheidend is. Zie ook het vonnis van de voorzieningenrechter Overijssel (IEPT20180809), die eerder een inbreukverbod oplegde op grond van het Benelux woordmerk “IK WIL VAN MIJN AUTO AF”.

Het BBIE overweegt dat de betrokken diensten (o.a. reclame voor vervoersmiddelen) voor zowel de gemiddelde consument als voor een professioneel publiek bestemd zijn. Het aandachtsniveau van het publiek varieert dus tussen dat van een redelijk goed geïnformeerde en redelijk oplettende en voorzichtige consument en dat van een zeer oplettende afnemer. Verweerder heeft een drietal marktonderzoeken overgelegd. Het Bureau constateert dat een geholpen bekendheid van 48% het percentage is dat maximaal is vastgesteld in de voorliggende onderzoeken, hetgeen niet toereikend kan zijn om tot inburgering bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Benelux te concluderen. De overige resultaten zijn minder gunstig voor het aantonen van inburgering.

Verweerder heeft nog gesteld dat het merk onderdeel is van een URL en daardoor bij uitstek fungeert als herkomstaanduider. Het Bureau volgt deze stelling niet, omdat de uitgifte van URL’s op basis van een first-come-first-served-principe gaat, zonder dat daarbij sprake is van een toetsing of het gaat om een onderscheidende aanduiding die de consument in staat stelt een aanbieder te identificeren. Hierdoor kan een URL net zozeer dienen als beschrijving van hetgeen wordt aangeboden, ongeacht door wie dat wordt gedaan. Het Bureau concludeert dat het van oordeel is dat het bestreden merk ab initio beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist(hetgeen niet is bestreden) en dat inburgering niet is aangetoond. Het merk wordt daarom doorgehaald.

Lees de beslissing hier.