Cassatieberoep over beschermingsomvang en equivalentie verworpen

Print this page 16-03-2020
B915990

(Met dank aan: Paul Reeskamp, DLA Piper en Dirk-Jan Ridderinkhof, Hogan Lovells)

 

Conclusie A-G van Peursem inzake Fresenius v Lilly.

 

Octrooirecht. Procesrecht. Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag in kort geding van 8 mei 2018 (IEPT20180508), waarin werd geoordeeld dat in octrooi EP 508 voor een samenstelling welke een antifolaat en methylmalonzuur verlagend middel bevat geen op technische reden gebaseerde bewuste keuze om het octrooi te beperken tot enkel pemetrexed dinatrium was gemaakt. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. In citaten:

 

"2.13 Deze klacht gaat uit van een verkeerde lezing van het hofoordeel, zodat feitelijke grondslag ontbreekt. De klacht veronderstelt dat het hof in rov. 4.14 als zelfstandige maatstaf voor beschermingsomvang heeft gehanteerd of er een bewuste keuze is gedaan voor een beperktere beschermingsomvang dan waarop indachtig de uitvindingsgedachte (mogelijk) aanspraak zou bestaan. Dat miskent dat het hof hier een verweer van Fresenius behandelt, zo volgt uit de voorafgaande rov. 4.13. Daarin overweegt het hof (in cassatie niet bestreden) dat Fresenius bij pleidooi in appel erkent dat “de uitvindingsgedachte onder omstandigheden door de tekst van de conclusie heen [kan] breken”, maar met een beroep op Bayer/Sandoz en mijn conclusie in de Rosuvastatine-zaak (kort geding), voegt Fresenius daar in de uitleg van het hof aan toe dat dat niet zo kan zijn, als derden hadden mogen veronderstellen dat Lilly bewust voor dinatrium heeft gekozen. En dat laatste – is er in de ogen van de gemiddelde vakman bewust gekozen voor dinatrium – onderzoekt het hof vervolgens in 4.14- 4.31 – en dus de stelling van Fresenius zelf dat hier geen ruimte is voor, kort gezegd, equivalente bescherming, aangezien bewust zou zijn gekozen voor het dinatruimzout door Lilly. […]

 

2.29 Deze rechtsklachten, die zich voor gezamenlijke bespreking lenen, missen feitelijke grondslag. Dergelijke klachten zien we in octrooicassaties de laatste tijd vaker, maar de kans op succes is hier gering. Het miskent het in hoge mate feitelijke karakter van de daadwerkelijke bepaling van de beschermingsomvang in concreto met inbegrip van het Protocollair voorgeschreven equivalentiebereik door de Haagse octrooi(appel)rechter. Daartegen gerichte rechtsklachten zijn gedoemd te falen33. Dat is hier niet anders. De Protocollaire uitleg in combinatie met de gezichtspuntenleer van Uw Raad geeft deze gespecialiseerde feitenrechter(s) nu eenmaal veel beoordelingsruimte. Ik loop de afzonderlijke klachten niettemin hierna langs.

 

2.30 Ad 2.1.i en 2.1.ii. De hofbenadering blijft binnen de juiste, in rov. 4.2-4.8 vooropgestelde juridische kaders volgens mij. Het hof past precies de Protocollaire toets toe in bijvoorbeeld rov. 4.12 en 4.37 en neemt in zijn beoordeling, zoals we bij de bespreking van onderdeel 1 hebben gezien, ook alle door Fresenius naar voren gebrachte gezichtspunten mee, maar komt vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman vervolgens tot een andere dan door Fresenuis bepleite afweging en uitkomst. De uitvindingsgedachte is zodoende één van de in aanmerking genomen gezichtspunten (en niet de enige en ook niet het uitgangspunt) – en inderdaad zoals in elke octrooizaak een belangrijk gezichtspunt. Het speelt als gezichtspunt voor de afbakening van de juiste beschermingsomvang van het octrooi een centrale rol, niet als uitgangspunt van de beschermingsomvang (waarom dat andersom zou zijn in het hofoordeel, maakt de klacht niet inzichtelijk) en van toepassing van de verlaten leer van het wezen en de afstandsleer is geen sprake. In subonderdeel 2.1.ii wreekt zich dezelfde verkeerde (te geïsoleerde) lezing van “bewuste keuze vanwege een kenbare technische reden” als we tegenkwamen bij de bespreking van onderdeel 1. Dat “goede grond tot afstand” uit de verlaten afstandsleer op een lijn zou zijn te stellen met bedoelde “bewuste keuze”, zoals de klacht in subonderdeel 2.1.ii ingang wil doen vinden, gaat alleen al vanwege die onjuiste lezing mank, die bewuste keuze staat in een hele andere bij onderdeel 1 besproken sleutel. Het hof is overigens niet gehouden alle door Fresenius aangevoerde gezichtspunten in aanmerking te nemen (vgl. rov. 4.2.2 en 4.2.6 van het AGA/Occlutech- arrest34). Het hof beziet die gezichtspunten vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman en dat is ook de juiste benadering. Terecht voert Lilly bij s.t. 121 aan dat dit perspectief bijdraagt aan de rechtszekerheid voor derden, zodat de klacht dat de hofbenadering rechtsonzekerheid in de hand zou werken grond mist. Dat de daadwerkelijke beoordeling van de beschermingsomvang ook anders had kunnen uitpakken (overigens komt de overgrote meerderheid van de parallelle zaken in binnen- en buitenland tot overeenkomstige inbreukoordelen ten detrimente van de generieke producenten), staat daar los van, maar maakt niet dat deze klachten kunnen slagen.

 

Ad 2.1.iii. Deze klacht doet het voorkomen alsof het hof een algemene regel zou hebben geformuleerd dat niet-essentiële kenmerken in de octrooiconclusies in beginsel ook alle varianten daarvan omvatten. Dat zo’n regel ten grondslag zou liggen aan de hofbenadering van de beschermingsomvang van EP 508, lijkt mij onjuist, zodat de klacht feitelijke grondslag ontbeert in het bestreden arrest. De hofbenadering blijft binnen de grenzen van het juiste toetsingskader en is voor het overige feitelijk. Hier wreekt zich overigens opnieuw de bij de bespreking van onderdeel 1 bedoelde onjuiste lezing van de “bewuste keuze”.

 

Ad 2.i.iv. Uit rov. 4.23 en 4.37 volgt niet dat het hof de beschermingsomvang heeft opgerekt tot wat de octrooihouder heeft willen beschermen, zoals deze klacht aandraagt. Het hof gebruikt in beide rechtsoverwegingen de zinsnede “wat de octrooihouder (…) voor ogen [had/stond]” als synoniem voor de uitvindingsgedachte als gezichtspunt. […]

 

2.59 Van onvoldoende motivering is op dit punt in het kortgedingarrest helemaal geen sprake. De hoflijn is goed te volgen. Het hof is niet gehouden op alle argumenten van Fresenius in te gaan en heeft de lijst aan argumenten hier impliciet verworpen. Dat een zout potentieel geschikt kan zijn maakt niet dat in de ogen van de gemiddelde vakman te voorzien is dat het geschikt is in de hier bedoelde zin, zodat de deur voor equivalente bescherming dicht gaat. De klacht hint mogelijk op een feitelijke herwaardering waarvoor in cassatie geen plaats is. Dat de feitelijke afweging hier ook anders had kunnen uitpakken mogelijkerwijs, maakt (nog) niet dat sprake is van ontoereikende motivering, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft.

 

2.66 Louter ten overvloede over “disclosed but not claimed is disclaimed” nog het volgende. Onduidelijk is of deze regel naar Nederlands octrooirecht in algemene zin bestaat. Ik denk het niet. Die zou dan moeten volgen uit AGA/Occlutech47 rov. 4.4.2: […]

 

En rov. 3.4.2 uit Bayer/Sandoz48: […]

 

In mijn conclusie in de zaak Resolution/AstraZeneca49 onder 2.28 heb ik al aangegeven dat hieruit volgens mij niet is af te leiden dat Uw Raad in deze zaken de regel als algemene regel heeft aanvaard. Zou de regel echter wel algemene gelding hebben, dan is in onze zaak geen sprake van schending daarvan. De regel wordt in de klacht immers opgerekt. De eventuele regel lijkt mij hoe dan ook niet zo ver te gaan dat eventuele openbaringen in andere octrooien maken dat die openbaringen buiten de beschermingsomvang van het onderhavige octrooi zouden moeten vallen. Dat gaat veel te ver. Ook op inhoudelijke gronden faalt subonderdeel 5.4 zodoende.

 

3.1 Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de aanspraak over en weer terzake van een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Bij het volgen van deze conclusie, dient Fresenius in die kosten te worden veroordeeld. Fresenius maakt bezwaar52 tegen de hoogte van de zijdens Lilly opgevoerde kosten van € 205.215,- aan advocaatkosten53. Fresenius heeft zelf een totaalbedrag van € 134.323,20 aan kosten opgevoerd, waarbij zij aantekent dat zij anders dan Lilly ook nog een cassatiemiddel heeft opgesteld naast een s.t. en een repliek in cassatie. Zij bepleit matiging van een eventuele ten laste van haar komende proceskostenveroordeling tot het beloop van de door haar zelf opgevoerde kosten.

 

3.2 Volgens art. 1019h Rv heeft de in een procedure betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in het gelijk gestelde partij recht op vergoeding van de door haar gemaakte proceskosten en andere kosten, voor zover die redelijk en evenredig zijn. De rechter kan bij de vaststelling van het bedrag dat op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komt bovendien, in een concreet geval, rekening houden met de noodzaak kosten te maken en de eventuele buitensporigheid van het terzake gevorderde bedrag54. De door Lilly in cassatie gevorderde kosten lijken niet redelijk en evenredig (maar buitensporig), gelet op de door Fresenius als eiseres in cassatie gevorderde kosten, de kosten die Lilly heeft begroot voor het hoger beroep (€75.000,-) en de proceskosten die normaliter worden gevorderd in octrooizaken in cassatie. Voor zover ik heb kunnen nagaan betreft het hoogste bedrag aan proceskosten dat tot dusver in octrooizaken in cassatie is gevorderd en toegewezen een bedrag van € 114.877,5055. Dit was in de zaak Medinol/Abbott56 . Dat betrof overigens een bodemzaak en geen kort geding. Dit een en ander zou op grond van de dubbele redelijkheidstoets aanleiding kunnen zijn tot (aanzienlijke) matiging van de aan Lilly toe te kennen proceskosten voor de cassatie- instantie."

 

Lees de conclusie hier