Conclusie A-G: prejudiciële vragen over uitleg "gegronde redenen" merkhouder voor verzet tegen uitputting

(Met dank aan: Luuk Jonker en Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten en Thijs van Aerde, Houthoff)

Merkenrecht. Conclusie A-G P. Vlas inzake EPAL v PHZ.

Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 3 juli 2018 (IEPT20180703). De conclusie van A-G Vlas strekt ertoe dat de Hoge Raad prejudiciële vragen stelt.  

In citaten:

“In deze zaak staat de vraag centraal of EPAL als houdster van het collectieve gemeenschapsmerk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets, zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands (van het EPAL-merk voorziene) pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers. Aan de orde is de kwestie of de merkrechten van EPAL zijn uitgeput dan wel of EPAL een gegronde reden heeft om zich te verzetten tegen deze verdere verhandeling als bedoeld in art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo). […]

2.27 Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 4.5, waarin het hof als maatstaf heeft aanvaard dat een merkhouder zich tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten indien sprake is van een gegronde reden én de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Het onderdeel klaagt dat het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, voor zover het hof hiermee tot uitdrukking heeft willen brengen dat het gaat om twee afzonderlijk te vervullen criteria. Betoogd wordt dat wanneer de merkhouder een (door de GMVo gerespecteerde) gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, aangenomen moet worden dat zulke verhandeling ook afbreuk zal doen of zal kunnen doen aan de functies van het merk.

2.28 Ik lees het onderdeel aldus dat het bepleit dat, hoewel over het algemeen bij aanwezigheid van een gegronde reden tevens sprake zal zijn van afbreuk aan de functies van het merk, voor het aannemen van een gegronde reden niet tevens is vereist dat bij de verdere verhandeling van de waren sprake is van een (potentiële) afbreuk aan één of meer functies van het merk. Ik stel bij de bespreking van deze klacht het volgende voorop. Blijkens rov. 4.5 e.v. heeft het hof de zogenoemde functieleer geïntroduceerd in het kader van de vraag of er sprake is van een gegronde reden als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo. Het HvJEU heeft deze functieleer ontwikkeld in het kader van de uitleg van (met name) art. 5 lid 1 sub a van de Eerste Merkenrichtlijn 89/104 op grond waarvan de merkhouder het recht is verleend om zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het HvJEU heeft beslist dat de uitoefening van dit recht beperkt dient te blijven tot gevallen waarin het gebruik van een teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functies van het merk (de herkomstaanduidingsfunctie), maar ook de overige functies ervan (zoals de kwaliteitsgarantiefunctie en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie), aldus het HvJEU. In rov. 4.6 van het thans in cassatie bestreden arrest heeft het hof deze functies genoemd. Vervolgens heeft het hof in rov. 4.7-4.12 beoordeeld of daaraan afbreuk wordt of kan worden gedaan door de verdere verhandeling door PHZ van de door haar in 2014 gerepareerde europallets. In rov. 4.14 heeft het hof geconcludeerd dat er geen gegronde redenen als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo kunnen worden aangenomen, omdat door de verdere verhandeling van de genoemde pallets geen van de functies van het EPAL-merk (kunnen) worden aangetast. Daarmee heeft het hof naar mijn mening een nieuw element toegevoegd aan de maatstaf van art. 13 lid 2 GMVo.

2.29 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het HvJEU over de uitputting van het merkrecht, heeft de functieleer daar nog niet zijn intrede gedaan. Het Hof heeft althans niet uitdrukkelijk overwogen dat voor toepassing van de uitzondering op de uitputtingsregel naast de aanwezigheid van een gegronde reden is vereist dat door de verdere verhandeling van de waren afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk. Uit de hiervoor besproken rechtspraak van het HvJEU kan worden aanvaard dat het aannemen van een uitzondering op de uitputtingsregel moet worden gerechtvaardigd door de bescherming van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, welke functie is aangemerkt als het specifieke voorwerp van het merkrecht. Het HvJEU heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie wanneer de indruk wordt gewekt dat tussen een derde en de merkhouder een economische band bestaat (één van de aanvaarde gevallen van een ‘gegronde reden’ voor verzet tegen verdere verhandeling). Of ook andere functies (zoals de kwaliteitsgarantiefunctie en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie van het merk) een rol spelen in het kader van het uitputtingsleerstuk is naar mijn mening nog niet opgehelderd. Het is de vraag of het geval waarin sprake is van (ernstige) schade aan de reputatie van het merk, ondergebracht kan worden bij een van de functies van het merk, of dat dit – zoals het HvJEU blijkens de genoemde rechtspraak lijkt aan te nemen – een zelfstandige gegronde reden voor verzet door de merkhouder vormt. Bovendien heeft het HvJEU zich, anders dan het BenGH in het Valeo-arrest, nog niet (expliciet) uitgesproken over de vraag of enkel een wijziging of verslechtering van de toestand van de waar een gegronde reden kan opleveren voor verzet tegen verdere verhandeling of dat – zoals het hof blijkens rov. 4.13 van het bestreden arrest kennelijk heeft aangenomen – is vereist dat de verhandeling van gewijzigde of verslechterde waren afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Thans wordt in de literatuur wel aangenomen dat op zichzelf voldoende is dat er sprake is van een wijziging of verslechtering in de toestand van de waren, omdat verondersteld wordt dat (de kwaliteitsgarantiefunctie van) het merk daardoor schade kan ondervinden.

2.30 Uit het voorgaande volgt dat er redelijkerwijs twijfel mogelijk is over het antwoord op de vraag of voor het aannemen van een gegronde reden als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo is vereist dat de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en zo ja, welke functies van het (collectieve) merk in dat verband moeten worden bezien. Van een ‘acte clair’ of een ‘acte éclairé’ is geen sprake, zodat het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU op zijn plaats is. […]

2.44 Op grond van het voorgaande meen ik dat aan het HvJEU de volgende vragen kunnen worden voorgelegd:

(i) Is voor het aannemen van een ‘gegronde reden’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan één of meer functies van het merk (en zo ja, welke functie(s))?

(ii) Maakt het voor de beantwoording van vraag (i) verschil of de reden voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling is gelegen in een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht?

(iii) Kan, in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding, een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands waren onder zijn merk wanneer deze waren zijn gerepareerd door anderen dan licentienemers van de merkhouder (en zo ja, onder welke voorwaarden)?

(iv) Indien vraag (iii) bevestigend wordt beantwoord, dient dan in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding te worden aangenomen dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen verdere verhandeling van de gerepareerde waren onder zijn merk, indien degene die deze waren in het verkeer brengt aantoont (1) dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of (2) dat het om andere redenen onredelijk zou zijn om verwijdering van het merk te vergen en hij bij het in het verkeer brengen van de waren alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd/gerepareerd product (vgl. BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577 (AP/Valeo))?

(v) Indien vraag (iii) bevestigend wordt beantwoord, kan in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding de merkhouder zich verzetten tegen de verdere verhandeling van de gerepareerde tweedehands waren, indien degene die deze waren in het verkeer brengt door middel van het aanbrengen van een eigen etiket duidelijk maakt dat er reparaties zijn verricht door een niet bij de merkhouder aangesloten onderneming (vgl. HvJEU 14 juli 2011, nr. C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485 (Viking Gas/Kosan Gas))?”

Lees de conclusie hier.