Conclusie AG HvJEU over inbreuk in periode voor publicatie van inschrijving van een gemeenschapsmerk

Zaak C-280/15: Nikolajeva tegen OÜ Multi Protect. Conclusie A-G Wathelet

Merkenrecht. Het gaat in deze zaak over (vermeende) inbreuk op een merk, waar de inbreuk is begonnen in de na de aanvrage van een gemeenschapsmerk, maar voor de publicatie van die aanvrage. De verwijzende rechter heeft hierover een aantal prejudiciële vragen gesteld. De A-G behandelt de laatste twee vragen:

- Moet artikel9, lid3, [van verordening nr.207/2009] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel9, lid3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?

- Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel9, lid3, tweede volzin, [van verordening nr.207/2009] en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

A-G Wathelet geeft het hof in overweging de vragen als volgt te beantwoorden:

1) De artikelen9, leden1 en 3, 14, lid1, en 101, lid2, van verordening (EG) nr.207/2009 van de Raad van 26februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk verzetten zich tegen een nationale bepaling die erin voorziet dat de rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk.

2) Artikel9, lid3, van verordening nr.207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een redelijke vergoeding in de zin van deze bepaling niet kan worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.

3) Het begrip ‚redelijke vergoeding’ van artikel9, lid3, verordening nr.207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat invordering van winsten kan worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag wanneer die feiten na de publicatie van de inschrijving van het merk verboden zouden zijn op grond van deze publicatie. Voor die‚ redelijke vergoeding’ kan geen immateriële schade in aanmerking worden genomen.

Lees de conclusie hier.