Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HvJEU, 8 juni 2017, Gözze v VBB (IEPT20170608). Verschenen in IER 2018/5.
[…]
4. Over dit laatste gaat de eerste vraag: als een individueel merk als keurmerk wordt gebruikt, is er dan sprake van normaal gebruik? Het Hof herinnert ons eraan dat indien een merk niet overeenkomstig zijn wezenlijke functie (herkomstaanduider) wordt gebruikt er geen sprake kan zijn van gebruik als merk (r.o. 43) en dat die functie niet verward mag worden met andere functies zoals waarborging van een bepaalde kwaliteit (r.o. 44), maar maakt tevens duidelijk dat als er sprake is van kwali-teitswaarborging en tevens van herkomstaanduiding, het merk wel (mede, G.) over-eenkomstig zijn wezenlijke functie wordt gebruikt. Het bevreemdt niet dat het Hof consequent vasthoudt aan de door hem als wezenlijk aangeduide herkomstfunctie van het merk. Hoewel het Hof in r.o. 42 ook naar de andere door hem eerder erkende functies verwijst, blijft de kern dat een merk primair als herkomstaanduider functioneert en als het merk niet als herkomstaanduider wordt gebruikt, dan kunnen de rechten vervallen worden verklaard.
5. Dient het merk in een gegeven geval echter louter als aanduiding van kwaliteit en strekt het er niet toe tevens te waarborgen dat de waren afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming onder wiens controle zij zijn vervaardigd en die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan, is geen sprake van gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie (r.o. 46). Het Hof wijst op de regeling van het certificeringsmerk volgens welke een merk dat ziet op certificering door een onderneming van een bepaalde kwaliteit, als herkomstaanduiding functioneert, omdat een dergelijk merk de functie vervult om producten met die kwaliteit te onderscheiden van andere producten die die kwaliteit niet hebben. In dit geval is het merk echter als individueel merk aangemeld (r.o. 50). Het is aan de verwijzende rechter om op basis van alle gegevens te verifiëren of kan worden geconcludeerd dat het aanbrengen van het merk door de licentienemers de consument de waarborg biedt dat deze producten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, namelijk de vereniging onder wiens controle die producten zijn vervaardigd en die geacht kan worden voor de kwaliteit in te staan (r.o. 49). Het Hof maakt duidelijk dat hiervoor onvoldoende is dat de licentieovereenkomsten de houder toestaan om te controleren of de licentienemers uitsluitend katoenvezels van goede kwaliteit gebruiken. Dit komt hooguit neer op certificering van kwaliteit, niet op het waarborgen van herkomst (r.o. 50). Er moet dus naar mijn mening tenminste sprake zijn van een effectieve en voortdurende controle.
6. Het zal dus vrees ik niet goed aflopen voor dit als keurmerk gebruikte individuele merk. Vooralsnog laten de verschillende elementen van de zaak niet gebruik overeenkomstig de herkomstfunctie zien. In een situatie als deze is het dus verstandig indien het merk als collectief (of als certificerings-)merk wordt gedeponeerd.
7. Het antwoord op de tweede vraag ligt volgens mij ook voor de hand. Het Oberlan-desgericht vroeg zich af of het merk, nu geen regelmatige kwaliteitscontroles plaats-vonden, wellicht wegens misleiding (art. 7 lid 1 (g) Verordening (EG) nr. 207/2009) nietig diende te worden verklaard. Het Hof overweegt dat van misleiding eerst sprake is indien het merk als zodanig de consument kan misleiden; de latere wijze van beheer van het merk kan dit niet misleidend maken. Tenslotte maakt het Hof nog duidelijk dat de regeling van collectieve merken niet mutatis mutandis op individuele merken kan worden toegepast. Begrijpelijk, omdat ten aanzien van collectieve merken een aparte regeling bestaat voor verval en nietigheid (zie (de ten opzichte van de vorige Verordening ongewijzigde artikelen) art. 73 en 74 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk). “
Lees de noot hier.
