P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij HvJEU, 6 oktober 2015, Ford/Wheeltrims, IER 2017/16, p. 136-138
“1. Een korte noot onder een duidelijke beschikking van het HvJ EU. Deze zaak speelt tussen Ford Motor Company (fabrikant van auto's en van accessoires en reserveonderdelen daarvoor) en de Italiaanse onderneming Wheeltrims (een leverancier van reserveonderdelen voor auto's). Deze Italiaanse onderneming verkoopt wieldoppen waarop zonder toestemming van de merkrechthebbenden het merk van een autofabrikant, waaronder het merk Ford, is aangebracht. Dat is tegen het zere been van merkhouder Ford en deze start in Italië een merkinbreukprocedure tegen Wheeltrims.
2. De verwijzende rechter is (m.i. terecht) van oordeel dat de aan Wheeltrims verweten handelwijze een schending vormt van de aan het merk Ford verbonden rechten, die niet wordt gerechtvaardigd door een van de merkenrechtelijke beperkingen genoemd in de op art. 5 MRl gebaseerde Italiaanse wetsbepaling en art. 12 GMVo (thans art. 12 UMVo). De rechter verwijst daarbij in het bijzonder naar het Gillette-arrest van het HvJ EU en stelt dat het gebruik door Wheeltrims van het merk Ford niet noodzakelijk is om het publiek te wijzen op de bestemming van de betrokken wieldoppen of op het feit dat zij compatibel zijn met een Ford-product, in de zin van dat arrest.
3. Maar ondanks deze duidelijke merkenrechtelijke regels durfde de verwijzende rechter toch nog geen merkinbreuk aan te nemen, omdat er volgens hem in Italië ernstige twijfel bestaat over de werkingssfeer van de modelrechtelijke reparatieclausule (art. 110 GModVo). Twee leren staan daar tegenover elkaar: de enge en de ruime leer. Volgens de aanhangers van de ruime leer is de uit de beginselen van vrije mededinging voortvloeiende reparatieclausule algemeen van aard en beperkt zij niet alleen de rechten van de modelrechthebbende maar ook die van andere IE-rechthebbenden, meer in het bijzonder de rechten van de merkhouder. Met als gevolg dat een fabrikant van reserveonderdelen het oorspronkelijke onderdeel mag reproduceren in alle - zowel functionele als esthetische - kenmerken ervan, waaronder het (zonder toestemming) aanbrengen van het merk. De aanhangers van de enge leer willen daar niets van weten en verdedigen dat de reparatieclausule enkel de bescherming van de aan een model verbonden recht beperkt, zodat de fabrikant van reserveonderdelen niet bevoegd is om zonder toestemming van de merkhouder diens merk op zijn reserveonderdelen aan te brengen.
4. Deze verhitte Italiaanse discussie heeft het HvJ EU nauwelijks kunnen beroeren en het doet de zaak dan ook af met een beschikking. Die bevoegdheid heeft het Hof (onder andere) wanneer over het antwoord op een prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan. Hoewel het HvJ EU er inmiddels om bekend staat dat het de vrije mededinging hoog in het vaandel heeft staan, kiest het Hof in deze kwestie m.i. terecht voor de enge leer en dus voor de belangen van de merkrechthebbenden.
5. Deze beslissing is logisch en duidelijk. De motivering is kort en krachtig (r.o. 39-45): het merken- en het modellenrecht zijn gesloten systemen met hun eigen rechten en beperkingen en niets duidt erop dat beperkingen uit het ene systeem zomaar overgeheveld kunnen worden naar het andere systeem. Door de bescherming van de aan een merk verbonden rechten te beperken mag - volgens het HvJ EU r.o. 43 - ervan uit worden gegaan dat de Uniewetgever de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten enerzijds en de rechten van het vrije verkeer van goederen anderzijds met elkaar in overeenstemming heeft gebracht, zodat niet valt in te zien waarom het merkrecht door de reparatieclausule uit het modellenrecht nog nader beperkt zou moeten worden. [...]"
Lees de gehele noot hier
