11.8 Nietigheidsgronden octrooi

Print this page

weegschaal.png

 

Row en EOV. De inhoudelijk gelijke nietigheidsgronden voor Nederlandse en voor Europese octrooien zijn te vinden in respectievelijk artikel 75 Row en artikel 138 EOV. Naast de vier vereisten voor octrooiverlening – (i) nieuwheid, (ii) inventiviteit, (iii) industriële toepasbaarheid en (iv) een nawerkbare beschrijving (zie nr. 11.3.3 t/m nr. 11.3.6) – zijn dat (v) zogeheten toegevoegde materie ten opzichte van de octrooiaanvrage, (vi) uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening en (vii) het ontbreken van een rechtmatige aanspraak op octrooi voor (de rechtsvoorganger van) de octrooihouder.

Fictieve stand van de techniek. Voor het geval dat de Nederlandse rechter over de nietigheid van een Europees octrooi dient te oordelen bepaalt artikel 75(2) Row dat dan de inhoud van ingediende Nederlandse aanvragen tevens tot de relevante stand van de techniek behoort. Die bepaling is nodig omdat onder het Europees Octrooiverdrag (artikel 54 EOV) de inhoud van niet-gepubliceerde nationale aanvragen niet tot de relevante stand van de techniek behoort, en aldus een verschil tussen nationale en Europese octrooien zou kunnen ontstaan.

Partiële nietigheid. Een octrooi wordt geheel dan wel gedeeltelijk vernietigd, afhankelijk van de mate waarin een nietigheidsgrond – zoals gebrek aan nieuwheid of inventiviteit – de geldigheid van het octrooi aantast (artikel 75(1) en (5)Row; artikel 138(2) EOV).

Beperking Europees octrooi. Het in 2007 ingevoegde artikel 138(3) EOV bepaalt uitdrukkelijk dat de octrooihouder in een nationale nietigheidsprocedure het recht heeft “het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies” en dat het aldus beperkte octrooi vervolgens de basis voor die nationale procedure vormt.. Zie ook nr. 11.2.2(d)).

Rechter. De nietigheid van een octrooi wordt uitgesproken door de rechter. Voor wat betreft de nietigheid van een Europees octrooi heeft die uitspraak slechts betrekking op het nationale deel van dat Europese octrooi (artikel 138(1) EOV).

Herroeping in oppositie. Naast vernietiging door de rechter kan een Europees octrooi ook worden herroepen via een binnen negen maanden na verlening in te stellen oppositieprocedure (zie nr. 11.2.2(c)).

Terugwerkende kracht. Vernietiging van een octrooi heeft terugwerkende kracht (artikel 75(5) Row). Dat geldt voor Nederland pas sinds 1987. Daarmee werd aangesloten bij de internationaal geldende normen, zoals neergelegd in artikel 1 van het Verdrag van Straatsburg van 1963. Terugwerkende kracht geldt evenzeer voor de herroeping of beperking van een Europees octrooi (artikel 50 Row; artikel 68 EOV).

Uitzondering terugwerkende kracht. Artikel 75(6) Row bevat twee uitzonderingen op de terugwerkende kracht van de nietigheid. Dat betreft allereerst eerder ten uitvoer gelegde, in kracht van gewijsde gegane bodembeslissingen inzake (i) inbreukmakende handelingen conform artikel 53 en 53a Row en – kort gezegd – (ii) redelijke vergoedingen wegens desbewuste handelingen voorafgaand aan de verlening van een Nederlands of Europees octrooi (artikel 71 en 72 Row) en (iii) indirecte inbreuk (artikel 73 Row). Ten tweede betreft dat eerder gesloten overeenkomsten voor zover deze al zijn uitgevoerd, zij het dat dan eventueel terugbetaling van betaalde bedragen kan worden gevorderd indien dat uit billijkheidsoverwegingen gerechtvaardigd is. Artikel 50(2) Row bepaalt hetzelfde ter zake van een herroepen Europees octrooi.
EOV. Daarbij lijkt de vraag gesteld te kunnen worden of deze nationale Nederlandse bepalingen niet conflicteren met artikel 68 EOV, dat bepaalt dat in geval van herroeping of vernietiging de Europese octrooiaanvrage en het daarop verleende Europese octrooi geacht worden “van de aanvang af niet de in de artikelen 64 en 67 bedoelde werking te hebben gehad.” Het Hof Den Haag stipte die vraag in het arrest Danisco v Novozymes van 26 februari 2013 (IEPT20130226) aan zonder hem te beantwoorden (onder 6).

11.8.1 Toegevoegde materie

 

11.8.2 Uitbreiding beschermingsomvang

 

11.8.3 Niet-gerechtigde octrooihouder