7.12.2 - Verwording tot gebruikelijke aanduiding product of dienst

Print this page

weegschaal.png

 

Ontwikkeling na inschrijvingsdatum. Indien een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn, is dat een absolute nietigheidsgrond (zie onder 7.10(d)). Het is uiteraard mogelijk dat een benaming ten tijde van de inschrijving wel onderscheidend vermogen als merk heeft, maar vervolgens door het gebruik ‘verwordt’ tot een generieke aanduiding voor de soort van waren of diensten. Of een teken of benaming al dan niet als herkomstonderscheidingsmiddel fungeert of slechts een generiek begrip is, is geen vaststaand maar een dynamisch gegeven, afhankelijk van ontwikkelingen in het spraakgebruik. Het is om die reden dat artikel 6quinquies(B)(2˚) van het Unieverdrag van Parijs er in voorziet dat een merk op die grond ook vervallen verklaard kan worden. Die norm is nader uitgewerkt in artikel 20(a) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 12(2)(a)), artikel 2.26(2)(b) BVIE en artikel 51(1)(b) UMeV. Indien het merk “door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is” is dat een grond voor vervallenverklaring.

Gebruikelijke “benaming”? De tekst van artikel 20(a) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 12(2)(a)), artikel 2.26(2)(b) BVIE en artikel 58(1)(b) UMeV 2017 spreekt bij deze vervalgrond over het zijn geworden van een “gebruikelijke benaming”. Daarmee lijkt deze vervalgrond alleen voor woordmerken te gelden.

Andere merken dan woordmerken. In het arrest Flower Remedies v Healing Herbs van 20 januari 2012 (IEPT20120120) oordeelde de Hoge Raad dat deze vervalgrond niet beperkt is tot woordmerken, omdat de bewoordingen van richtlijn en het BVIE geen onderscheid maken tussen woord- en andere merken. Daarbij stelde de Hoge Raad ook dat het Hof van Justitie in zijn Levi Strauss-arrest van 27 april 2006 (IEPT20060427) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk zou hebben geacht. Dat laatste lijkt echter nog maar de vraag, aangezien die procedure feitelijk weliswaar over een beeldmerk voor spijkerboreken ging, maar de prejudiciele vragen van de verwijzende rechter er aan voorbij gingen of deze vervalgrond wel of niet op beeldmerken toepasselijk is, maar dat kennelijk veronderstelden. Het Hof van Justitie zag daar kennelijk echter ook geen reden om daar een overweging aan te wijden. Zie ook: Kort Begrip, 2018, nr. 432; Folmer, T&C IE 2016, artikel 2.26 BVIE, aant. 1; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, 2008, nr. 5.14.16.1. Wat daar verder van zij, het lijkt niet goed voorstelbaar dat een ander merk dan een woordmerk, dat zijn herkomstonderscheidingsfunctie feitelijk is kwijtgeraakt, grond kan zijn voor een merkinbreukverbod. Het Benelux Gerechtshof had dat dilemma naar Benelux opgelost door in het Beaphar-arrest van 19 december 1997 (IEPT19971217) te bepalen dat wanneer het onderscheidend vermogen van een merk “geheel verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht” tegen gebruik van een overeenstemmend teken kan verzetten. Die oplossing naar Benelux recht, zou voor het Uniemerk op gespannen voet kunnen staan met de geldigheidsassumptieregel van artikel 127 UMeV. Een betere uitkomst lijkt geboden te worden door de leer van het Hof van Justitie dat van inbreukmakend gebruik alleen sprake is wanneer dat gebruik afbreuk doet aan de wezenlijke functies van een merk waarschijnlijk echter uitkomst bieden (zie onder 7.6.1(b)). Het voordeel van die benadering is dat die leer ook van toepassing is onder regiem van de Merkenrichtlijn en ook voor het Benelux recht geldt. Vragen aan het Hof van Justitie over deze problematiek lijken op zijn plaats.

Verlies herkomstonderscheidingsfunctie. Beslissend is of een merk c.q. benaming gebruikelijk is geworden om het product of een dienst als zodanig aan te duiden en dus feitelijk niet meer de herkomst van dat product of die dienst als afkomstig uit een bepaalde onderneming kan aangeven. Het merk is dan zijn wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie feitelijk verloren, aangezien een generiek begrip geen specifieke herkomst kan identificeren.

Backaldrin. Dit overwoog het Hof van Justitie expliciet in het arrest Backaldrin v Pfahnl van 6 maart 2014 (IEPT20140306) (onder 39): “[…], is het irrelevant dat in voorkomend geval alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Relevant publiek. Bij vervaardiging en distributie van waren of diensten zijn vaak meerdere publieksgroepen betrokken, zoals eindgebruikers of consumenten, detaillisten, tussenhandelaren en producenten. De vraag rijst dan welke publieksgroepen dan relevant zijn voor het bepalen of een benaming al dan niet gebruikelijk is. De rechtspraak van het Hof van Justitie leert dat perceptie van consumenten en eindgebruikers hier voorop staat.

Boston Gurka. In zijn arrest van 29 april 2004 in de zaak Bjornekulla Fruktindustrier v Procordia Food (IEPT20040429) gaf het Hof aan (onder 25) dat het relevante publiek in de eerste plaats uit consumenten en eindverbruikers bestaat. “Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk”, aldus het Hof.
Backaldrin. In het arrest Backaldrin v Pfahnl van 6 maart 2014 (IEPT20140306) trok het Hof die lijn door en gaf (onder 29) aan dat indien het betrokken merk zijn onderscheidend vermogen bij eindverbruikers heeft verloren, dit voldoende kan zijn voor verval van merkrecht. De omstandigheid dat de (professionele) verkopers wellicht begrijpen dat sprake is van een herkomstaanduiding staat dan op zich niet aan vervallenverklaring in de weg.

Toedoen of nalaten van de merkhouder. Het enkele feit dat een merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden is niet voldoende voor vervallenverklaring. Vereist is dat dit tevens het gevolg is van toedoen of nalaten van de merkhouder (artikel 20(a) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 12(2)(a)), artikel 2.26(2)(b) BVIE en artikel 51(1)(b) UMeV).

Niet voldoende optreden tegen inbreuk. In het Levi Strauss-arrest van het Hof van Justitie van 27 april 2006 (IEPT20060427) was aan de orde in hoeverre een inbreukverbod ter zake van het zogeheten ‘meeuw’-merk van Levi Strauss op zijn plaats is indien dat merk zijn onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Het Hof van Justitie benadrukte (onder 29) dat de Merkenrichtlijn het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven afweegt tegen het belang van andere marktdeelnemers om te kunnen beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Vanwege dat balanceren tussen die belangen biedt het merkenrecht geen onvoorwaardelijke bescherming, maar vereist het merkenrecht dat de merkhouder “voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk” (onder 30). Daarbij overwoog het Hof dat om die reden sprake kan zijn van nalaten van de merkhouder, indien de merkhouder verzuimt “te gepasten tijde” inbreukverboden tegen derden te verkrijgen om zodoende het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te behouden. Het inadequaat handhaven van merkrechten c.q. niet voldoende optreden tegen inbreukmakers kan dus tot verval van merkrecht leiden.
Niet aanzetten tot gebruik van het merk. In het arrest Backaldrin v Pfahnl van 6 maart 2014(IEPT20140306) overwoog het Hof dat van nalaten door de merkhouder sprake kan zijnin een situatie waarin de merkhouder zijn verkoopkanalen niet aanzet om het merk te gebruiken. Backaldrin vervaardigde onder het ingeschreven merk 'Kornspitz' een bakmengsel dat door bakkers verwerkt werd tot een langwerpig broodje dat aan beide uiteinden spits toeloopt en wat door die bakkers onder merk 'Kornspitz' verkocht mocht worden. Door eindverbruikers werd 'Kornspitz' echter opgevat als de gebruikelijke benaming voor dergelijke langwerpige broodjes, maar niet als merk voor een op basis van het specifieke bakmengsel van Backaldrin geproduceerd broodje. Debet daaraan was dat wederverkopers hun cliënten meestal niet duidelijk maakten dat 'Kornspitz' een merk is en er zodoende toe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt. Het Hof gaf aan (onder 34) dat in die situatie het feit dat de merkhouder verzuimt om de verkopers ertoe aan te zetten het merk meer te gebruiken, kan worden aangemerkt als ‘nalaten'. 

Woordenboeken, etc. Artikel 12 van de Merkenrichtlijn 2015 geeft de merkenhouder ruggesteun, indien hij optreedt tegen generiek gebruik van zijn merk in woordenboeken en andere naslagwerken. Het bepaalt expliciet dat bepaalt dat wanneer door “de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven” de uitgever er op verzoek van de merkhouder zorg voor moet dragen “dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.”