7.2 - Ontstaan merkrecht door inschrijving

Print this page

weegschaal.png

 

Inschrijving constitutief – attributief stelsel. De hoofdregel is dat een merkrecht niet ontstaat door het gebruik van een merk, maar enkel door de inschrijving van het merk volgend op een aanvraag (ook wel depot genoemd). Dat inschrijving een constitutief vereiste is volgt uit artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1), dat bepaalt dat de inschrijving van een merk de houder een uitsluitend recht daarop geeft. Het exclusieve merkenrecht ontstaat pas na een op een onderzoek van de merkaanvraag volgende inschrijving van het merk (zie ook artikel 16(1) TRIPs).

Gebruik niet vereist. Dat het exclusieve merkrecht ontstaat door de merkinschrijving werd door het Hof van justitie bevestigd in zijn arrest van 21 december 2016 in Länsförsäkringar v Matek  (IEP2016121). Het Hof gaf aan dat in de periode van vijf jaar volgend op de merkinschrijving – wat het Hof de respijtperiode noemde –– gebruik van het merk niet vereist is voor een verbodsactie. Indien het merk in die periode echter niet normaal is gebruikt, kan daarna wel het verval van het merkrecht worden ingeroepen (zie onder 7.12.1).

Merkregistratieteken. Het zogeheten merkregistratie-teken – ® – staat voor 'registered trademark'. Naar Europees recht is het gebruik daarvan niet van belang voor het ontstaan of voortbestaan van een merkrecht. Het stamt uit de Verenigde Staten waar het gebruik ervan behulpzaam is bij het kunnen kwalificeren van een inbreuk als toerekenbaar en daardoor schadeplichtig. Wel dient ook naar Europees recht aangenomen te worden dat het gebruik van het ®-symbool voor een niet ingeschreven merk als een vorm van misleidende reclame kan worden aangemerkt.
TM-teken. Voor de aanduiding TM – die staat voor Trade Mark – geldt eveneens dat het gebruik daarvan naar Europees recht niet juridisch vereist is. Ook dit symbool komt uit de Verenigde Staten en geeft aan dat een teken weliswaar niet als merk is geregistreerd, maar door de gebruiker wel als merk beschouwd wordt. Voor een gebruiker die er naar streeft om een (nog) niet voldoende onderscheidend teken door veelvuldig gebruik te laten inburgeren als merk, om dit vervolgens te kunnen inschrijven, is het gebruik van deze aanduiding aan te bevelen.
Unieverdrag. Artikel 5D van het Unieverdrag van Parijs bepaalt dat het niet is toegestaan om als voorwaarde voor – onder meer – merkenrechtelijke bescherming een teken of vermelding van het depot op de waar te eisen. Gebruik van het ®- of TM-teken is dan ook in overeenstemming met dit voorschrift géén voorwaarde voor merkenrechtelijke bescherming naar Benelux of Uniemerkenrecht.

Voor waren of diensten. De merkinschrijving vermeldt de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Daarbij dient de aanvrager de betreffende waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven. Dat vereiste staat niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, maar in het geval dat de  aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld. Aldus het Hof van Justitie in zijn IP Translator-arrest van 19 juni 2012 (CIPA v Registrar, IEPT20120619). De leer van dat arrest heeft echter geen terugwerkende kracht voor oudere merkinschrijvingen van voor die datum ((HVJEU, 16 februari 2017, Brandconcern v Scooters India, IEPT20170216); HvJEU , 11 oktober 2017, Cactus, IEPT20171011; HvJEU, 15 mei 2019, VM Vermögens Management, IEPT20190515). In het Sky-arrest van 21 januari 2020 (IEPT20200129) leert het Hof van Justitie dat onduidelijkheid of onnauwkeurigheid van de termen ter specificatie van de waren of diensten een weigeringsgrond is, maar geen nietigheidsgrond.

Concreet onderzoek. Het Hartwall-arrest van het Hof van Justitie van 27 maart 2019 (IEPT20190327) leert dat een merkenrechtelijke autoriteit verplicht is om het onderscheidend vermogen van een concreet te onderzoeken, zodat bijvoorbeeld de enkele kwalificatie van een merk als een kleurmerk – dat in beginsel geen onderscheidend vermogen heeft – die autoriteit niet ontheft van de verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk.

Disclaimers? Naar het recht van een beperkt aantal lidstaten (Zweden, Ierland en Letland) is het mogelijk een merkinschrijving vergezeld te doen gaan van een verklaring van afstand van recht, waarin wordt aangegeven dat afstand wordt gedaan van merkenrechtelijke bescherming van een onderdeel van het merk. Dat speelde in een geschil over de weigering van Zweedse woordmerk ROSLAGSÖL wegens strijd met een ouder Zweeds woord/beeldmerk met de bestanddelen ROSLAGS PUNCH. De inschrijving daarvan bevatte de verklaring dat deze geen uitsluitend recht op het woord ‘RoslagsPunch’ verleende. In zijn arrest van 12 juni 2019 (Patent-och registreringsverket v Hansson, IEPT20190612) oordeelde het Hof van Justitie dat lidstaten de vrijheid hebben om dergelijke verklaringen toe te staan, maar dat dit geen afbreuk mag doen aan de nuttige werking van de Merkenrichtlijn en met name niet aan een uniforme bescherming tegen verwarringsgevaar. Om die reden achtte het Hof het niet toelaatbaar wanneer de disclaimde bestanddelen naar het betreffende nationale merkenrecht hetzij worden wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar, dan wel daaraan een beperkt gewicht wordt toegekend bij de beoordeling daarvan.

 

Benelux merk. Artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1) leert dat inschrijving van het merk vereist is voor het ontstaan van het uitsluitend (merken)recht. In lijn daarmee bepaalt artikel 2.2. BVIE dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk op basis van (i) een Benelux aanvraag of (ii) een internationale inschrijving (artikel 2.2 BVIE). Een Benelux aanvraag is een conform artikel 2.5 BVIE ingediende aanvraag. Een internationale aanvraag is een bij het Internationaal Bureau van de WIPO ingediende aanvraag onder de Overeenkomst van Madrid of het Protocol van Madrid waarbij verzocht is de bescherming uit te strekken tot de Benelux (artikel 2.10 BVIE). Artikel 2.19(1) BVIE leert vervolgens dat inschrijving als merk noodzakelijk is voor het in rechte kunnen inroepen van bescherming voor een teken dat als merk moet worden beschouwd, ongeacht de vordering die wordt ingesteld, zoals bijvoorbeeld een vordering op grond van onrechtmatige daad. Een uitzondering geldt slechts voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag (zie onder 7.2.1).

Nationale bescherming door voor Uniemerk ingeroepen anciënniteit. Een uitzondering op de regel dat voor het bestaan van een Benelux merkenrecht een inschrijving vereist is, wordt gevormd door het regiem voor Uniemerken. Artikel 39 en artikel 40 van de Uniemerkenverordening maken het mogelijk om voor een Uniemerk de anciënniteit in te roepen van “eenzelfde merk” dat in een lidstaat (c.q. de Benelux) eerder is ingeschreven – op basis van een Benelux aanvraag of een internationale aanvraag – voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is. Het gevolg van het inroepen van die anciënniteit van het oudere nationale merk voor een Uniemerk is dat de anciënniteit ingeval van afstand van of het laten vervallen van de inschrijving van het oudere merk, met zich brengt dat de Uniemerkhouder die oudere rechten voor die lidstaat blijft genieten, ook wanneer hij afstand doet van de oudere nationale inschrijving of deze laat vervallen (artikel 39(3) UMeV). Indien voor dat oudere nationale merk echter nietigheid of vervallenverklaring kan worden ingeroepen blijft het mogelijk om achteraf, nadat afstand is gedaan van de oudere nationale merkinschrijving of deze is vervallen, die nietigheid of vervallenverklaring alsnog in te roepen, zodat de oudere nationale merkrechten niet langer genoten kunnen worden (artikel 6 Merkenrichtlijn 2015; artikel 14 Merkenrichtlijn 2008) (zie nader onder 7.12).

Toetsing. Onder de Benelux Merkenwet van 1970 was de inschrijving door het Bureau nog grotendeels een formaliteit, maar uit de Europese Merkenrichtlijn (nu artikel 4 Merkenrichtlijn 2015) volgt dat merken inhoudelijk beoordeeld dienen te worden voordat tot inschrijving wordt overgegaan. Sinds de wijziging van de Benelux Merkenwet per 1 januari 2004 geldt dan ook voor Benelux merken dat die pas ingeschreven kunnen worden na toetsing door respectievelijk het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE” of “Benelux Bureau”). Voor Uniemerken geldt dit evenzeer, waarbij het onderzoek plaatsvindt door het in Alicante gevestigde Bureau. Met de wijziging van de Gemeenschapsmerkenverordening in de Uniemerkenverordening per 23 maart 2016 luidt de volledige naam daarvan Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (artikel 2 UMeV 2017) (“EUIPO”). Voorheen was dat Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (“BHIM”).
Redelijke vergoeding na publicatie aanvrage. Het exclusieve merkrecht ontstaat pas door inschrijving van het merk. Omdat er de nodige tijd gemoeid kan zijn met het verkrijgen van een inschrijving voorziet artikel 2.21(6) BVIE er in dat de merkhouder een redelijke vergoeding kan vorderen van degene die in het tijdvak gelegen tussen de datum van de publicatie van de aanvraag en de inschrijvingsdatum van het merk de in artikel 2.20 BVIE bedoelde handelingen heeft verricht, voor zover die vallen onder de door merkhouder verkregen uitsluitende rechten.
Kopland. In het Kopland-arrest van 28 april 2015 (IEPT20150428) oordeelde het Hof Leeuwarden dat artikel 2.19 BVIE niet in de weg stond aan het inroepen van een onrechtmatige daadsactie door de weduwe van de dichter Kopland, omdat het gebruik van diens auteursnaam in een dichtbundel geen gebruik als merk vormde, zodat artikel 2.19 BVIE niet van toepassing was.

Uniemerk. Een recht op een Uniemerk wordt verkregen door de inschrijving van het Uniemerk bij het EUIPO (artikel 6 UMeV 2017). Voor inschrijving is een aanvrage vereist, die alleen kan worden ingediend bij het EUIPO (artikel 25(1) UMeV 2017).

Redelijke vergoeding na publicatie aanvraag. Artikel 11 UMeV 2017– voorheen artikel 9(3) – bevestigt het inschrijvingsvereiste van artikel 6 door te bepalen dat op het aan het Uniemerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Artikel 11(2) UMeV 2017 – voorheen artikel 9(3) – voegt daar echter aan toe dat een redelijke vergoeding kan worden gevorderd ter zake van handelingen die na de publicatie van een Uniemerk-aanvrage hebben plaatsgevonden, wanneer die handelingen na de publicatie van de inschrijving van het Uniemerk verboden kunnen worden. Artikel 11 UMeV 2017 leert dat de aangezochte rechter geen uitspraak ‘ten gronde’ dient te doen totdat de inschrijving van het Uniemerk is gepubliceerd.

Weigeringsgronden. Een merkaanvrage voor een Benelux merk of een Uniemerk dient ambtshalve door respectievelijk het Benelux Bureau dan wel EUIPO te worden geweigerd, wanneer het merk of teken niet voldoet aan de eisen die aan ieder merk gesteld dienen te worden. Dit zijn de zogeheten absolute weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 3) (c.q. artikel 2.11 BVIE en artikel 7 UMeV 2017 (zie onder 7.10). Daarnaast geeft artikel 5 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 4) zogeheten relatieve weigerings- of nietigheidsgronden (c.q. artikel 2.14 BVIE en artikel 8 UMeV 2017)(zie onder 7.11). Die relatieve weigeringsgronden spelen pas wanneer een teken aan de aan een geldig merk te stellen eisen voldoet, maar conflicteert met oudere rechten van derden..

Oppositie. Weigering van een inschrijving van een merk op relatieve gronden vereist dat de betreffende derde oppositie instelt.

Oppositie Benelux merk. Voor Benelux merken kan bij het Benelux Bureau oppositie worden ingesteld binnen twee maanden na de publicatie van de Benelux aanvraag (artikel 2.14 BVIE), of – kort gezegd – na de publicatie van een internationale aanvraag voor de Benelux (artikel 2.18 BVIE). Van een beslissing van het Benelux Bureau kan binnen twee maanden beroerp worden ingesteld. Dat is per 1 maart 2019 bij het Benelux Gerechtshof (artikel 1.15bis BVIE).
Oppositie Uniemerk. Voor Uniemerken kan bij het Bureau oppositie worden ingesteld binnen drie maanden na de publicatie van de aanvrage (artikel 46(1) UMeV 2017). Van een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau kan binnen twee maanden beroep worden ingesteld bij het Bureau (artikel 66  en artikel 68 UMeV 2017). Van een daaropvolgende beslissing van de kamer van beroep van het Bureau kan vervolgens binnen twee maanden beroep worden ingesteld bij het EU Gerecht (artikel 72 UMeV 2017).

Nietigheid. Dezelfde absolute en relatieve weigeringsgronden kunnen in een later stadium ook worden ingeroepen om de nietigverklaring van een ten onrechte ingeschreven merk te bewerkstelligen (zie onder 7.10 en 7.11).

Nietigheid Benelux merken. Een ingeschreven Benelux merk kan geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard door de rechter (artikel 2.28 BVIE) en – sinds 1 maart 2019 – ook door het Bureau (artikel 2.30bis BVIE).
Nietigheid Uniemerken. Een ingeschreven Uniemerk kan op de absolute  en relatieve gronden nietig verklaard worden (i) door het Bureau of (ii) door de burgerlijke rechter op basis van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure (artikel 59 UMeV 2017 en artikel 60 UMeV 2017).  

Gehele of gedeeltelijke nietigheid. Nietigheid kan betrekking hebben alle of slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 2.30onies(3) BVIE en artikel 59(3) UMeV).

Rechtsgevolg nietigheid. Kenmerkend voor nietigverklaring is dat deze in beginsel terugwerkende kracht heeft, zodat het recht geacht dient te worden niet te hebben bestaan. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een Uniemerk is expliciet voorzien in artikel 62(2) UMeV 2017 en in het per 1 maart 2019 ingevoerde artikel 2.30onies(5) BVIE.   
Zie: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper,  2008, nr. 12.7.4; Folmer, T&C IE, 2019, artikel 2.28, aant. 2; Kort Begrip, 2018, nr. 411.
Vermoeden van geldigheid Uniemerk. Artikel 127(1) UMeV 2017 bepaalt dat in een inbreukprocedure ter zake van een ingeschreven Uniemerk de rechter van de rechtsgeldigheid dient uit te gaan en dat de rechtsgeldigheid alleen kan worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Die reconventionele eis is niet nodig indien de gedaagde stelt dat het Uniemerk vervallen kan worden verklaard wegens ontoereikend normaal gebruik op het tijdstip waarop de inbreukvordering is ingesteld (artikel 127(3) UMeV 2017). Onduidelijk is of in geval van een procedure ter verkrijging van een voorlopige en beschermende maatregelen de gedaagde mogelijk kan volstaan met een nietigheidsverweer, omdat een reconventionele nietigheidsvordering daarin niet mogelijk is. De rechtsspraak van de rechtbank Den Haag leert dat bij voorlopige voorzieningen de geldigheidsassumptie van artikel 127(1) UMeV om die reden niet “onverkort” van toepassing is, maar dat de geldigheid van het Uniemerk wel als uitgangpunt genomen dient te worden, zolang geen vordering is ingesteld. Zie: Vzgr Rb Den Haag, 11 juli 2017, ASD v Heuvelhof (IEPT20170711); Vzgr Rb Den Haag, 22 oktober 2015, XO-kaas (IEPT20151022); Vzgr Rb Den Haag, 21 augustus 2009, Burberry v Termeer Schoenen (IEPT20090821); Vzgr Rb Den Haag, 29 april 2008, Boerengolf (IEPT20080429); Vzgr Rb Den Haag, 31 juli 2007, AROY-D v AROYICE (IEPT20070731). Het Hof Den Haag liet deze kwestie in zijn arrest van 5 juni 2012 in H&M v G-Star (IEPT20120605) in het midden.
Benelux merk. Voor het Benelux merk geldt geen vermoeden van geldigheid.

 

7.2.1 - Bescherming van algemeen bekende merken