7.6.1 - Uitsluitend gebruiksrecht

Print this page

weegschaal.png

 

Exclusief recht. Artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1)) bepaalt dat de inschrijving van een merk de houder een uitsluitend recht op dat merk geeft. De inhoud van dat recht wordt vervolgens nader uitgewerkt: “Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden” (artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015, voorheen artikel 5(1)). Daarna wordt onder (a) en (b) de bescherming tegen overeenstemmende tekens nader uitgewerkt.

Gebruik door of onder verantwoordelijkheid derde. In het Daimler-arrest van 3 maart 2016 (IEPT20160303) gaf het Hof aan dat voor inbreukmakend gebruik door een derde vereist is dat die derde voor het gebruik verantwoordelijk gehouden kan worden. In die zaak speelde het voortdurend gebruik van advertenties van een voormalig Mercedes-dealer, waarin nog werd aangegeven dat deze een “erkend Mercedes-Benz-garagehouder” zou zijn. Het arrest leert dat van gebruik van het merk door de voormalig dealer dan geen sprake is indien (i) de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst, of (ii) wanneer de advertentie door of namens de derde is geplaatst met toestemming van de merkhouder, maar de derde de websitehouder nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie te verwijderen
Artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015. Artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1)) geeft aan dat het uitsluitend recht op een merk de houder toestaat: “[…] iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:
a) gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten, als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk”.

UMeV 2017 en BVIE. De tekst van artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 is inhoudelijk gelijk, maar niet identiek, aan de tekst van artikel 5(1) van de richtlijn, en min of meer gelijk aan te tekst van
artikel 9(2) UMeV 2017 en artikel 2.20(1) BVIE.
TRIPs. Artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1)) dient gelezen te worden tegen de achtergrond van artikel 16 TRIPs dat van een hogere orde is dan de richtlijn: “De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring.” Per saldo lijken beide bepalingen hetzelfde te bepalen.
Anheuser Busch. Zoals het Hof van Justitie in het Anheuser Busch-arrest van 16 november 2004 (IEPT20041116)  bevestigde, dient het merkenrecht in de Europese Unie zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van TRIPs te worden uitgelegd, aangezien de Unie partij is bij de TRIPs-overeenkomst. De uitleg van TRIPs behoort evenzeer tot de bevoegdheid van het Hof. (Zie ook: HvJEG, 14 december 2000, Dior v Tuk en Assco v Layher, IEPT20001214 en HvJEG, 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, IEPT20040624)

Toestemming. Inherent aan de kwalificatie van het merkrecht als een uitsluitend recht is dat de voorbehouden handelingen enkel met toestemming van de merkrechthebbende verricht mogen worden. Daarmee geeft het exclusieve merkrecht de merkrechthebbende de mogelijkheid het merk te exploiteren, door deze toestemming wel of niet aan derden te geven, dan wel het merk mogelijk enkel zelf te gebruiken. Artikel 25 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 8) voorziet ook expliciet in de mogelijkheid licenties te verlenen (evenzo: artikel 25 UMeV 2017 en artikel 2.32 BVIE).

 

(a) Gebruik voor waren of diensten

Gebruik. De merkhouder kan alleen bezwaar maken tegen “gebruik” van een gelijk of overeenstemmend teken. Wat inbreukmakend gebruik van een teken kan opleveren wordt nader aangegeven in artikel 10(3) Merkenrichtlijn  (voorheen artikel 5(3)). Dat betreft met name: “(a) het aanbrengen van het teken op de waren of verpakking; (b) het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; (c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; (d) het gebruik van het teken als hendels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam; (e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; (f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze in strijd met Richtlijn 2006/114/EG.” Deze opsomming is niet limitatief. Het bepaalde onder (d) en (f) is nieuw in de Merkenrichtlijn 2015. De tekst van artikel 9(3) UMeV 2017 is gelijkluidend. De tekst van artikel 2.20(2) BVIE is nog conform de oude richtlijntekst, maar dit lijkt voor de praktische toepassing niet direct van belang, in aanmerking nemende dat de lijst niet limitatief is. Dat laat onverlet dat het de voorkeur verdient om de tekst van het Benelux Verdrag IE aan te passen aan de tekst van artikel 10(3) Merkenrichtlijn voor 14 januari 2019 (artikel 54 Merkenrichtlijn 2015).

Geen limitatieve opsomming. Voor ogen dient te worden gehouden dat deze opsomming van wat “met name” onder “gebruik” verstaan wordt niet limitatief is. Zie: HvJEG, 12 november 2002, Arsenal, onder 38 (IEPT20021112); HvJEU, 3 maart 2016, Daimler, onder 40 (IEPT20160303); G  HR, 5 januari 2018,  Primagaz, onder 3.4.3 (IEPT20180105).

Aanbrengen op waar of verpakking. In het Primagaz-arrest van 5 januari 2018 (IEPT20180105) speelde dat bij klanten van Primagaz geplaatste gastanks, waarop het merk Primagaz prijkte, door een derde gevuld werden met een ander gas, waardoor de vraag rees of die derde daardoor het merk Primagaz wel “gebruikte”. De Hoge Raad oordeelde dat dit het geval was, omdat “het gebruiken van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn is te stellen met het aanbrengen van andermans merk op eigen waar”.

Diageo v Simiramida. In het arrest van 16 juli 2015 (IEPT20150716) gaf het Hof aan dat de toepassing van (destijds) artikel 5(3) Merkenrichtlijn, evenals de uitputtingsregels van (destijds) artikel 7, weliswaar rechtstreeks invloed op de werking van de interne markt heeft, maar dit geen rechtsregels van essentieel belang zijn, zodat het niet gerechtvaardigd is om een buitenlands vonnis waarin die regels onjuist zijn toegepast niet te erkennen  en de tenuitvoerlegging daarvan te weigeren.

 

      (i) Invoer of uitvoer

Invoer. Artikel 10(3)(c) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(3)(c)) leert dat tot de exclusieve gebruiksrechten van de merkhouder onder meer behoort de mogelijkheid op te treden tegen het “invoeren” of “uitvoeren” van waren die voorzien zijn van inbreukmakend teken. Evenzo artikel 9(4) van de Uniemerkenverordening 2017 en artikel 2.20(2)(c) BVIE.

Extern douanevervoer en douane-entrepot. Dat bracht met zich dat de merkhouder kon optreden tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap onder een regeling voor extern douanevervoer of douane-entrepot, zolang de eindbestemming van de goederen onduidelijk was. In dat geval is geen sprake van “invoeren”, zoals het Hof van Justitie leerde in zijn arresten inzake Class International-arrest van 18 oktober 20105 (IEPT20051018) en Canon v IPN van 28 oktober 2010 (IEPT20101028).

Accijnsschorsingsregeling. In zijn arrest Mevi v Bacardi van 16 juli 2015 (IEPT20150716) leerde het Hof dat wel van invoer sprake is indien de goederen de Unie worden ingevoerd en onder de zogeheten accijnsschorsingsregeling worden geplaatst, waarbij die goederen in belastingentrepot worden gehouden in afwachting van het voldoen van de accijns.

Binnenbrengen van waren onder een niet van het merk te onderscheiden merk. Op dit punt brengt artikel 10(4) Merkenrichtlijn 2015 nieuw recht door te bepalen dat de merkhouder eveneens het recht heeft “te verhinderen dat derden in het economisch verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijke onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.” Dit is een verplichting, geen optie, voor de lidstaten. Het Benelux merkenrecht zal op dit punt moeten worden aangepast voor 14 januari 2019 (artikel 54 Merkenrichtlijn 2015). Artikel 9(4) van de Uniemerkenverordening 2017 is conform het bepaalde in artikel 10(4) Merkenrichtlijn 2015.

Verwijderen merk bij invoer. In het Mitsubishi-arrest van 25 juli 2018 (IEPT20180725) leert het Hof dat ook het voorafgaand aan de invoer van een merkartikel verwijderen van de door de merkhouder aangebrachte merken inbreukmakend gebruik van die merken kan opleveren. Het Hof benadrukte (onder 44) dat onderdeel van de herkomstaanduidingsfunctie van een merk is dat de merkhouder het recht heeft “om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren”. Door de merken te verwijderen wordt de merkhouder in het genot van deze wezenlijke merkenfunctie gefrustreerd, omdat de merkhouder de mogelijkheid wordt ontnomen om “door de kwaliteit van zijn waren clientèle aan zich te binden”. Verder wordt de reclamefunctie van het merk aangetast, want het verwijderen “belemmert immers in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie.” De investeringsfunctie wordt ook aangetast doordat de merkhouder zo de mogelijkheid wordt ontnomen om de economische waarde van de merkartikelen te realiseren door “zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER”.  In deze zaak speelde dat de Mitsubishi-vorkheftrucks ondanks het verwijderen van de merken door de relevante gemiddelde consument nog steeds als afkomstig van de merkhouder konden worden geïdentificeerd. Dit feit achtte het Hof niet van doorslaggevende betekenis, gezien de overweging dat dit de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie lijkt te versterken, maar dat die functie ook “onafhankelijk van dat feit kan worden aangetast”.

 

(b) Gebruik dat afbreuk doet aan merkfuncties

Afbreuk aan merkfuncties. De rechtspraak van het Hof van Justitie leert dat het in artikel 10 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5) aangegeven gebruik ook niet ‘per definitie’ als inbreukmakend gebruik kwalificeert. Vereist is dat het gebruik afbreuk doet aan de merkfuncties, waaronder vooral de essentiële herkomstgarantiefunctie van het merk. Daarbij wees het Hof van Justitie in het Arsenal-arrest van 2002 (IEPT20021112) op de rol van het merkenrecht “als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging” binnen de Europese Unie, en dat dit met zich brengt dat het gebruik van een merk of teken “de waarborg [dient] te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan” (onder 48).

Louter beschrijvend gebruik. In zijn  arrest Holterhoff v Freiesleben van 14 mei 2002 (IEPT20020514) overwoog het Hof van Justitie dat louter beschrijvend gebruik van een merk binnen het kader van een business-to-business transactie tussen twee juweliers geen inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 5(1) Merkenrichtlijn vormt. Daarbij werd er van uitgegaan dat feitelijk vaststond dat de merken Spirit Sun en Context Cut daar enkel gebruikt werden om de slijpvorm van een diamant aan te geven. Tevens werd er van uitgegaan dat duidelijk was dat de diamanten uit eigen productie van de verkoper afkomstig waren en dat uitgesloten was dat het gebruik van de merken door de transactiepartij als herkomstaanduiding voor de betreffende diamanten kon worden opvat. Het Hof overwoog (onder 16) dat in een dergelijke geval geen van de belangen die (thans) artikel 10(2) Merkenrichtlijn (voorheen artikel 5(1)) beoogt te beschermen, door het gebruik van het merk geraakt wordt. Opgemerkt zij dat de vraag destijds alleen zag op gebruik van een teken voor soortgelijke waren dat mogelijk verwarring creëerde (destijds artikel 5(1)(b), thans artikel 10(2)(b)Merkenrichtlijn 2015) en niet op de vraag of er wellicht sprake was van gebruik van een bekend merk binnen de kaders van (destijds) artikel 5(2)(oud) van de richtlijn (thans artikel 10(2)(c) Merkenrichtlijn 2015).
Beperkt tot gebruik dat afbreuk doet aan afbreuk merkfuncties. In het Arsenal-arrest van 12 november 2002 (IEPT20021112) stelde het Hof van Justitie vervolgens (onder 51) voorop dat de uitoefening van een merkrecht beperkt dient te blijven “tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te  garanderen”. Zie ook: HvJEG, 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, onder 37, IEPT20110922 en  HvJEU, 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion, onder 58, IEPT20130919; HR, 5 januari 2018, Primagaz, onder 3.4.8 (
IEPT20180105).
In de Arsenal-zaak speelde de vraag of Arsenal zich op grond van het merkrecht kon verzetten tegen de verkoop van onder meer sjaals en voetbalsouvenirs voorzien van Arsenal-merken. Het verweer was dat het gebruik geen verwijzing inhield naar de herkomst van de waren maar enkel als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de club gezien diende te worden. Het Hof stelde centraal (onder 51) dat het exclusieve recht van destijds artikel 5(1) (thans artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015) beoogt “te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen”. De uitoefening van het merkrecht dient dus beperkt te blijven tot gevallen waarin het gebruik afbreuk kan doen aan de functies van het merk, waaronder met name de essentiële functie van herkomstgarantie voor consumenten. Het Hof wees er tevens op (onder 55) dat de casus fundamenteel verschilde van het Holterhoff-arrest (IEPT20020514), omdat het hier consumenten-transacties betrof en het merk kennelijk niet gehanteerd werd voor zuiver beschrijvende doeleinden. Het gebruik van het teken kon dan ook volgens het Hof “de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder”. Het feit dat bij het verkooppunt gemeld werd dat het geen officiële Arsenal merchandisingartikelen betrof deed daar volgens het Hof niet aan af, nu (onder 57) niet kan “worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC”. Tevens was van belang dat de goederen niet onder controle van de merkhouder geproduceerd werden (onder 58). Onder die omstandigheden werd aan de conclusie dat sprake was van “gebruik” van het merk niet “afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder” (onder 61). (Zie ook: HvJEG, 25 januari 2007, Opel, onder 25, IEPT20070125).
Herkomstgarantiefunctie. Zoals in het Arsenal-arrest (IEPT20021112)  aangegeven (onder 51) ziet het Hof de herkomstgarantiefunctie als “de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen”.  Dat de herkomstgarantiefunctie de wezenlijke functie van het merk is, is vervolgens in vele arresten herhaald.
Overige functies merk. De herkomstgarantiefunctie is echter niet de enige  functie van het merk. In het arrest L’Oréal  v Bellure van 18 juni 2009 (IEPT20090618) wees het Hof (onder 58) ook naar overige functies van een merk “zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie”.  Dat deze overige functies van een merk ieder voor zich evenzeer van belang zijn blijkt uit het feit dat Hof vervolgens aangaf (onder 65) dat een merkhouder kan optreden tegen gebruik dat “geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk”.
Gebruik zoekwoorden. In het Google Adwords-arrest van 23 maart 2010 (IEPT20100323) gaf het Hof van Justitie aan (onder 86-90) dat het gebruik door een adverteerder van andermans merk als trefwoord voor een zoekmachineadvertentiedienst op internet, geen afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, indien de op basis van het trefwoord getoonde advertentie niet ten onrechte de indruk wekt dat de advertentie van de merkhouder afkomstig is. Indien de advertentie maar niet de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat – ook niet door zo vaag te blijven over de herkomst van de waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerde een derde is ten opzichte van de merkhouder – wordt aan de herkomstgarantiefunctie geen afbreuk gedaan en is er om die reden geen sprake van inbreukmakend gebruik van het merk in de zin van (thans) artikel 10(2)(a) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1)(a)). Door een dergelijk gebruik wordt evenmin afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk (onder 95). Zie ook: Hof van Justitie, 25 maart 2010, Bergspechte v Trekking.at Reisen (IEPT20100325); 8 juli 2010, Portakabin v Primakabin (IEPT20100708); 22 september 2011, Interflora v Marks & Spencers (IEPT20110922) en
25 juli 2018, Mitsubishi (IEPT20180725).

Voor waren of diensten. Voor inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1) en (2)) is ook vereist dat sprake is van gebruik voor – al dan niet overeenstemmende – waren of diensten. Daarvan is in de regel sprake indien het teken wordt aangebracht op de waren (HvJEG, 12 november 2002, Arsenal, IEPT20021112). Ook indien een teken echter niet op het product wordt aangebracht kan toch sprake zijn van gebruik voor waren of diensten wanneer dat gebruik zodanig is dat “een verband ontstaat tussen het teken” en de verhandelde waar.

Céline. In het Céline-arrest van 2007 (IEPT20070911) speelde de vraag of het gebruik van de naam “Céline” als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem voor een kledingzaak te Nancy gebruik als teken “voor waren” opleverde. Het Hof overwoog dat een maatschappelijke benaming, handelsnaam of een bedrijfsembleem op zich niet dient om waren of diensten te onderscheiden. Een maatschappelijke benaming (c.q. statutaire naam) heeft tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Gebruik van een statutaire naam, handelsnaam of bedrijfsembleem dat daartoe beperkt is kan “derhalve niet worden aangemerkt als gebruik ‘voor [...] waren of diensten’ als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn” (onder 21). Dat is wel het geval wanneer dat teken wordt aangebracht op de door die vennootschap of onderneming verhandelde waren (onder 22). In aanvulling daarop overwoog het Hof (onder 23) dat ook sprake is van “gebruik voor waren of diensten” wanneer “de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht”.
Anheuser Busch. Dat verband zal met name aan de orde zijn bij gevaar voor zogeheten post-sale’ verwarring , zoals het Hof in  het Anheuser Busch-arrest van 16 november 2004 (IEPT20041116) overwoog (onder 60) wanneer “de betrokken consument, waaronder ook de consument aan wie de waren worden getoond nadat zij het verkooppunt van de derde hebben verlaten, in het aldus door de derde gebruikte teken een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien dat de waren van de derde afkomstig zijn van die onderneming”. (Verwijzend naar het Arsenal-arrest, IEPT20021112).

Gebruik voor eigen waren of diensten. Voor inbreukmakend gebruik is tevens vereist dat een derde het merk of een overeenstemmend teken gebruikt voor de door die derde zelf in de handel gebrachte waren of verrichte diensten.

BMW v Deenik. In het arrest in BMW v Deenik van 1999 (IEPT19990223) oordeelde het Hof van Justitie (onder 42) dat een garagebedrijf dat tweede hands BMWs verkoopt en zich afficheert als gespecialiseerd in het onderhoud van auto’s van dat merk, het BMW-merk gebruikt” in de zin van (thans) artikel 10(2)(a) Merkenrichtlijn 2015 (destijds artikel 5(1)(a)).
Opel. In zijn Opel-arrest (HvJEG, 25 januari 2007, IEPT20070125) overwoog het Hof (onder 28) dat de fabrikant die onder eigen merk schaalmodelauto’s op de markt brengt, ook het op die schaalmodellen aangebrachte Opel-merk “gebruikt” voor die schaalmodelauto’s.
Eigendom irrelevant. Niet van belang is of een teken gebruikt wordt voor waren waarvan men al dan niet zelf eigenaar in vermogensrechtelijke zin is (HvJEG, 19 februari 2009, UDV v Brandtraders, IEPT20090219).
Vergelijkende reclame. In het O2-arrest (HvJEG, 12 juni 2008, O2 v Hutchinson, IEPT20080612) bepaalde het Hof vervolgens (onder 36) dat gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame ook gebruik van dat merk voor de eigen waren of diensten van de adverteerder vormt.
Gebruik trefwoorden. In het Google Adwords-arrest van 2010 (IEPT20100323) maakte het Hof uit (onder 69) dat een adverteerder die andermans merk als trefwoord gebruikt in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, dat merk daarmee gebruikt voor zijn waren of diensten in de zin van (destijds) artikel 5(1)(a) (thans artikel 10(2)(a) Merkenrichtlijn 2015). Daar staat tegenover (onder 58) dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst, die zijn klanten de mogelijkheid biedt dat merk te gebruiken als trefwoord, dat merk niet zelf “gebruikt”, aangezien hij het niet “in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt”.
Afvullen in opdracht. Tegen deze achtergrond wekt het geen verbazing dat ook degene die een van een overeenstemmend teken voorziene verpakking in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde afvult, zelf geen “gebruik” van dat teken maakt. Dat gaf het Hof van Justitie aan (onder 30) in zijn arrest in Red Bull v Winters (IEPT20111215). Doordat de af te vullen blikjes al zijn voorzien van de met merken overeenstemmende tekens, verzorgt de afvullende partij slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct, zonder zelf enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes.

 

(c) Ander gebruik dan voor waren of diensten

Ander gebruik. Indien een merk of een overeenstemmend teken niet gebruikt wordt voor waren of diensten, dan kan de merkhouder tegen dat gebruik niet optreden op grond van de geharmoniseerde merkenrechtelijke bescherming, zoals voorzien in artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1) dan wel (2)). Artikel 10(6) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(5)) voorziet echter in de mogelijkheid dat lidstaten op grond van nationaal recht bescherming bieden tegen dergelijk ‘ander gebruik’.

Nationaal recht. Artikel 10(6) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(5)) staat toe dat nationaal recht bescherming biedt “tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. De Benelux heeft hiervan gebruik gemaakt met artikel 2.20(1)(d) BVIE. Het Uniemerkenrecht kent die bescherming niet (zie nader onder 7.6.5 ).
Robelco. In zijn Robelco-arrest van 21 november 2001 (IEPT20021121) bevestigde het Hof van Justitie dat dit een niet geharmoniseerd onderdeel van het merkenrecht betreft. Het is dan ook aan de lidstaten of zij die bescherming wel of niet willen bieden en om te bepalen onder welke voorwaarden. Het Hof gaf ook aan (onder 35) dat aan de lidstaten is om te bepalen of daarvoor vereist is “dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat”.

 

(d) In het economisch verkeer

Economisch voordeel. Voor inbreukmakend gebruik op grond van artikel 10(2) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1) en (2)) is vereist dat het gebruik “in het economisch verkeer” plaatsvindt. In het Arsenal-arrest van 12 november 2002 (IEPT20021112) gaf het Hof van Justitie (onder 40) aan dat daarvan sprake is wanneer een teken “wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer”. Zo ook: HvJEU, 23 maart 2010, Google Adwords, onder 50 (IEPT20100323).

Accijnsschorsingsregeling. In het Mevi v Bacardi-arrest van 16 juli 2015 (IEPT20150716) oordeelde het Hof van Justitie dat een marktdeelnemer die zonder toestemming van de merkhouder goederen in de Unie invoert en onder de accijnsschorsingsregeling plaatst, waarbij die goederen in belastingentrepot worden gehouden in afwachting van het voldoen van de accijns en de uitslag tot verbruik, aan te merken is als “gebruik van een teken in het economisch verkeer [...] voor dezelfde waren [...] als die waarvoor het merk ingeschreven is”. De merkhouder kan zich op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn verzetten tegen deze handelingen.

(e) Bij aanvang inbreuk

Tijdstip. Het relevante tijdstip voor de voor de beoordeling van de inbreukvraag relevante feiten en omstandigheden is het moment dat de (vermeende) inbreuk begon. Voor bijvoorbeeld de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk en de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet de rechter “uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen”, aldus het Hof van Justitie in zijn Levi Strauss-arrest van 27 april 2006 (onder 20) (IEPT20060427)

Levi.pngLevi Strauss. In die zaak, die betrekking had op een zogeheten meeuw-merk van Levi Strauss, overwoog het Hof onder meer (onder 17) dat anders geen sprake is van een “daadwerkelijk en effectief recht op bescherming van zijn merk tegen inbreuken” voor de merkhouder. Indien het verwarringsgevaar op een later tijdstip zou worden beoordeeld zou de vermeende inbreukmaker ook “ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen” (onder 18).