7.8 - Uitputting merkrechten

Print this page

weegschaal.png 

 

Uitputting. Voor merkrechten geldt, evenals voor alle IE-rechten, dat het exclusieve recht van de merkhouder is uitgeput indien een product (c.q. ‘waar’) door de merkhouder of met diens toestemming in de Unie c.q. de Europese Economische Ruimte in de handel is gebracht (zie onder 2.8). Dit beginsel is gecodificeerd in artikel 15(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 7(1)), en is tevens te vinden in artikel 2.23(3) BVIE en artikel 15(2) UMeV 2017.

In de handel brengen. Van het voor merkenrechtelijke uitputting vereiste “in de handel brengen” is met name sprake in geval van een daadwerkelijke verkoop en eigendomsoverdracht die de merkhouder in staat heeft gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren, zoals het Hof in het Peak Holding-arrest van 30 november 2004 overwoog (onder 40) (IEPT20041130). Dat arrest leert dat indien de producten alleen maar door de merkhouder in een eigen winkel ter verkoop zijn aangeboden, maar niet daadwerkelijk zijn verkocht, die producten nog niet in de handel zijn gebracht en het merkrecht niet is uitgeput.

In geval van de verkoop van navulbare gasflessen, die niet louter als een verpakking van het originele product fungeren, maar een autonome economische waarde hebben en als op zichzelf staande waren moeten worden aangemerkt, is in beginsel sprake van uitputting, tenzij sprake is van een gegronde reden voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, zoals het arrest van het Hof van Justitie van 14 juli 2011 in Viking Gas v Kosan Gas (IEPT20110714) leert (onder 35-36). Is daarentegen geen sprake van verkoop maar van verhuur en betreft het een relatief grote opslagtank die geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigd, maar enkel als verpakking (opslagtank) fungeert, dan is in beginsel geen sprake van in de handel brengen c.q. uitputting, zoals de Hoge Raad in het Primagaz-arrest oordeelde (IEPT20180105).

Uideastands.jpgitputting na overdracht merk. Het Hof van Justitie heeft in onder meer het arrest HAG II van  1990 (IEPT19901017) en het arrest Ideal Standard van 1994 (IEPT19940622) voorop gesteld dat het voorkomen van herkomstverwarring de wezenlijke functie van een merk is, waardoor consumenten in staat zijn de merkhouder verantwoordelijk te houden in geval van toerekenbare slechte kwaliteit van een product. Om die reden is er geen sprake van uitputting van merkrechten, indien een merk in verschillende lidstaten aan verschillende rechthebbenden toebehoort, ondanks dat die merken oorspronkelijk aan dezelfde onderneming toebehoorden, wanneer die verschillende rechthebbenden geen enkele economische band meer met elkaar hebben. Daarbij is niet van belang of die splitsing van rechthebbenden het gevolg is van een gedwongen overdracht (onteigening) of een vrijwillige overdracht.

Hschweppes.jpget Schweppes-arrest van 20 december 2017 (IEPT20171220) leert dat noodzakelijk is dat de beide merken in de verschillende lidstaten ook als separate merken in de markt gezet worden. Indien de oorspronkelijke merkhouder “actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken en aldus bij het betrokken publiek herkomstverwarring heeft geschapen of versterkt” gelden de uitputtingsregels wel, omdat die merkhouder aldus zelf afbreuk heeft gedaan aan de wezenlijke functie van zijn merk als herkomstonderscheidingsmiddel. Datzelfde geldt “indien sprake is van economische banden tussen beide partijen in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren”.

diageo.jpgUitputtingsregels niet van essentieel belang. In deze uitputtingsrechtspraak geeft het Hof van Justitie herhaaldelijk aan dat het merkrecht een essentieel onderdeel is van het stelsel van onvervalste mededinging. Dat brengt echter niet met zich dat hetzelfde geldt voor de handhaving van het uitputtingsrecht. Dat leert het arrest Diageo v Simiramida van 16 juli 2015 (IEPT20150716), waarin het Hof van Justitie aangaf dat de toepassing van  artikel 5(3) Merkenrichtlijn, evenals de  uitputtingsregels van artikel 7, weliswaar rechtstreeks invloed  heeft  op de werking van de interne markt heeft, maar dat dit geen rechtsregels van essentieel belang zijn. Om die reden is het niet gerechtvaardigd is om een buitenlands vonnis, waarin die regels onjuist zijn toegepast, in een andere lidstaat niet te erkennen en de tenuitvoerlegging daarvan om die reden te weigeren.