7.1 - Regelgeving merkenrecht

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

Benelux merken en Uniemerken. Merkenrechtelijke bescherming in Nederland kan via twee routes verkregen worden: een Benelux merk of een Gemeenschaps- c.q. Uniemerk. Een Benelux merk vindt zijn basis in het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux Verdrag inzake de  Intellectuele Eigendom (“BVIE”), dat voor het merkenrecht in de plaats trad van de op 1 januari 1971 ingevoerde Benelux Merkenwet (“BMW”). Een voor de gehele Europese Unie geldend Uniemerk vindt zijn basis in de op 1 oktober 2017 van toepassing geworden Uniemerkenverordening 2017 (“UMeV 2017”), die teruggaat tot 1994 (“GMeV”). Om praktische redenen wordt het oude begrip Gemeenschapsmerken in dit werk nagenoeg niet meer gebruikt en vooral de vanaf 23 maart 2016 gangbare term Uniemerken gehanteerd.

Europese merkenrichtlijn. Het verschil tussen een Benelux merk en een Uniemerk zit hem vooral in de territoriale reikwijdte: de Benelux in plaats van de Europese Unie. Inhoudelijk is het merkenrecht binnen de Europese Unie grotendeels geharmoniseerd sinds de Merkenrichtlijn van 1988, die in 2008 en 2015 is herzien. Met de Merkenrichtlijn is binnen Europa een vergaande eenheid op onderwerpen als (i) welke tekens een geldig merk kunnen zijn, (ii) het ontstaan van een merk, (iii) verval en nietigheidsgronden, en (iv) beschermingsomvang. Aangezien de Merkenrichtlijn dezelfde normen en criteria hanteert als de Uniemerkenverordening 2017, en het Benelux Verdrag IE inhoudelijk ook in overeenstemming met de richtlijn dient te zijn, wordt de Merkenrichtlijn hierna verder als leidraad gehanteerd.

Hof van Justitie. Die eenheid is met name gerealiseerd doordat het Hof van Justitie sindsdien de hoogste rechter op merkenrechtelijke terrein binnen de Europese Unie is geworden. Beginnende met het arrest in Puma v Sabel van 1997 (IEPT19971111) heeft het Hof van Justitie het merkenrecht in Europa vormgegeven.
Benelux Gerechtshof. Voor de inwerkingtreding van de Merkenrechtlijn was die rol voor de Benelux weggelegd voor het Benelux Gerechtshof.
Dat Hof heeft in de periode na 1971 met een groot aantal uitspraken het voor Nederland geldende merkenrecht vorm gegeven. Met de Europese Merkenrichtlijn van 1988 is die rol van het Benelux Gerechtshof per saldo uitgespeeld, aangezien alle van belang zijnde merkenrechtelijke vragen door de richtlijn beheerst worden. De rol van het Benelux Gerechtshof lijkt dan ook beperkt tot procedurele kwesties verband houdend met oppositieprocedures.
Prejudiciële vragen. Het gevolg van de Europese harmonisatie van het merkenrecht is ook dat het merendeel van de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof alleen nog maar van historische waarde is geworden. Bij alle van belang zijnde vraagstukken moet steeds de vraag gesteld worden of er al jurisprudentie van het Hof van Justitie beschikbaar is. Zo niet, dan zal aanleiding moeten zijn voor het stellen van prejudiciële vragen.

TRIPs en Unieverdrag. Het Europese merkenrecht dient tevens in overeenstemming te zijn met de voor de Europese lidstaten geldende internationale verdragen. Dat is de TRIPs-Overeenkomst van 1994 (artikel 15 t/m  artikel 21), dat voor de Benelux echter geen aanleiding vormde voor materiele wijzigingen. Van inhoudelijk grotere betekenis voor het merkenrecht is het tot 1883 teruggaande Unieverdrag van Parijs. Het Unieverdrag introduceerde destijds bijvoorbeeld het systeem van internationale voorrangs- c.q. prioriteitsrechten (artikel 4). Tevens schrijft het voor dat algemeen bekende merken in de Unie-landen beschermd dienen te worden, ook indien ze daar niet geregistreerd zijn (artikel 6bis).

Voorrangsrechten. Het merkenrecht in een groot aantal landen hanteert een zogeheten attributief stelsel. Dat houdt in dat het recht verkregen wordt door inschrijving van een merk en dat degene die als eerste een aanvrage tot inschrijving indient, in beginsel recht op dat merk toekomt. Artikel 4(A)(1) van het Unieverdrag introduceert voor merken – evenals voor octrooien en modelrechten – een systeem van voorrangsrechten. De datum van een eerste aanvrage in het ene Unieland kan gedurende een bepaalde periode ook als indieningsdatum voor andere Unie-landen worden gebruikt. Artikel 4(A)(1) Unieverdrag bepaalt: Hij, die op regelmatige wijze een [...] een fabrieks- of handelsmerk in een van de landen der Unie heeft gedeponeerd, of zijn rechtverkrijgende, zal, voor het verrichten van het depot in de andere landen, gedurende de hierna te bepalen termijnen, een recht van voorrang genieten.Artikel 4(C)(1) Unieverdrag leert dat die termijn voor merken – evenals voor modelrechten – zes maanden bedraagt (in plaats van 12 maanden voor octrooien). Dit voorrangsrecht is geïncorporeerd in artikel 2.6 BVIE en artikel 34 UMeV 2017.
Algemeen bekende merken. Artikel 6bis(1) Unieverdrag komt de houder van een algemeen bekend merk tegemoet. Het bepaalt dat de Unielanden er voor moeten zorgdragen dat de houder van een “aldaar algemeen bekend merk” ook zonder inschrijving van dat merk bezwaar kan maken tegen zowel (i) een inschrijving van dat merk of een daarmee verwarring wekkend teken door een derde (een zogeheten aanvraag te kwader trouw, zie onder 7.11.2(c)), als (ii) tegen het gebruik daarvan.

Overeenkomst van Madrid en het Protocol. De Overeenkomst (of Schikking) van Madrid dateert van 1891 en voorziet in de mogelijkheid van een internationale merkinschrijving. Onderdanen van een Madrid-land kunnen op basis van een merkinschrijving in hun land van oorsprong – te weten daar waar zij (kort gezegd) domicilie hebben – internationale merkinschrijving verkrijgen (artikel 3 Overeenkomst van Madrid). Die internationale inschrijving kan vervolgens dienen als basis voor merkenbescherming in een of meer andere Madrid-landen (artikel 3ter Overeenkomst van Madrid c.q. artikel 2.10 BVIE). In 1989 is het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid tot stand gekomen dat voor Nederland in werking is getreden op 1 april 1998. Het Protocol maakt het mogelijk dat ook landen die niet bij de Overeenkomst van Madrid zijn aangesloten – zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en Japan – toch gebruik kunnen maken van het door de Overeenkomst van Madrid gecreëerde systeem van internationale inschrijvingen. Het Protocol biedt ook de mogelijkheid tot aansluiting door de Europese Unie, zodat een Uniemerk ook als basis voor een internationale inschrijving kan fungeren. Het register van internationale merkinschrijvingen wordt geadministreerd door de World Intellectual Property Organization (“WIPO”)  in Genève.

Overeenkomst van Nice. Voor de internationale inschrijving van merken is ook de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 van belang, waarin wordt voorzien in een internationale classificatie van waren en diensten voor de inschrijving van merken.
Overeenkomst van Wenen. Daarnaast is de Overeenkomst van Wenen van 1973 relevant, die ziet op een internationale classificatie van beeldbestanddelen voor de inschrijving van beeldmerken.