7.5 - Beschermingsomvang merk

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

weegschaal.png

 

Bescherming van het merk. Het merkenrecht verleent de merkrechthebbende een uitsluitend recht op het merk. In de woorden van artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015: “Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht.Zo ook artikel 2.20(1) BVIE en artikel 9(1) UMeV 2017.

Gebruiksverbodsrecht. Dit uitsluitend recht van de merkhouder wordt in artikel 10 Merkenrichtlijn 2015 verder uitgewerkt voor wat betreft het aan de merkhouder toekomende verbodsrecht. Dat verbodsrecht ziet met name op gebruik in het economisch verkeer door derden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk.

UMeV en BVIE. Deze door artikel 10 van de Merkenrichtlijn 2015 getrokken grenzen corresponderen met de in artikel 2.20(2) BVIE en artikel 9(2) UMeV 2017 geformuleerde verbodsrechten. 

Relatieve weigerings- of nietigheidsgrond. Een houder van een ingeschreven merk kan zich echter niet alleen verzetten tegen gebruik van met zijn merk conflicterende tekens door derden. Artikel 5 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 4) leert dat de houder van een ingeschreven merk zich ook kan verzetten tegen de latere inschrijving door een derde van met zijn merk conflicterende tekens, dan wel – indien een dergelijk teken als merk ingeschreven is – de nietigheid daarvan kan vorderen.

UMeV en BVIE. Deze door artikel 5 Merkenrichtlijn 2015 getrokken grenzen corresponderen met de in de artikel 2.2ter BVIE en artikel 8 UMeV 2017 geformuleerde relatieve weigerings- en nietigheidsgronden. 

Beschermingsomvang. Dat een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik of de inschrijving door een derde van het merk zal geen verbazing wekken. Het is evenmin verbazingwekkend dat een merkhouder zich ook kan verzetten tegen het gebruik of de inschrijving van een teken dat niet identiek is aan zijn merk, maar daar wel een zekere gelijkenis mee vertoont. De vraag rijst dan waar de grens getrokken moet worden, ofwel wat de beschermingsomvang van een merk is.

Merk of teken.  Het begrip “merk” wordt hier steeds gebruik om het door een merkrecht beschermd, ingeschreven merk aan te duiden. Het begrip “teken” wordt steeds gebruikt om een met een ingeschreven merk mogelijk conflicterend teken aan te duiden. Dat teken kan feitelijk door een derde gebruikt worden of daarvoor kan een merkinschrijving zijn aangevraagd of verkregen. In dat laatste geval is dat teken ook een merk. Om echter duidelijk te houden wat in een voorliggende casus het “beweerdelijk inbreukmakende onderscheidingsmiddel” is wordt daarvoor vooral het begrip “teken” gebruikt.

Verbodsrecht en relatieve weigerings- of nietigheidsgrond. Artikel 5 en artikel 10 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 4 en artikel 5) leren dat twee begrippen cruciaal zijn bij het vaststellen van de aan een merkrecht toekomende beschermingsomvang ten opzichte van conflicterende tekens van een derde. Artikel 10 Merkenrichtlijn 2015 geeft de merkhouder de mogelijkheid om het gebruik van een teken te verbieden op de daar aangegeven gronden. Artikel 5 Merkenrichtlijn 2015 geeft de merkhouder de mogelijkheid om op grotendeels dezelfde gronden bezwaar te maken de inschrijving van een ander merk of de nietigheid daarvan te vorderen.

Gelijk of overeenstemmend teken. De beschermingsomvang van een merk ziet conform artikel 10(2)(a) Merkenrichtlijn 2015 op een teken dat “gelijk is aan het merk”, en conform artikel 10(2)(b) Merkenrichtlijn 2015 op een teken “dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk”. Evenzo artikel 2.20(2)(a) en (b) BVIE en artikel 9(2)(a) en (b) UMeV 2017. Tegen door derden gebruikte tekens of als merk ingeschreven tekens die niet gelijk zijn aan en ook niet overeenstemmen met het merk, kan de merkhouder op grond van zijn merkrecht echter geen bezwaar maken. De vraag rijst dus vooral wanneer een merk en een teken weliswaar voldoende verschillen om niet meer gelijk te zijn aan elkaar, maar nog wel voldoende gelijkenis vertonen om ze als overeenstemmend te kunnen aanmerken. 
 

 

7.5.1 - Gelijk teken

7.5.2 - Overeenstemmend teken


7.5.3 - Maatstaf bij "ander gebruik" - ander verband?