7.9 - Rechtsverwerking wegens gedogen

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

weegschaal.png

 

Gedogen ingeschreven jonger merk. Artikel 9(1) Merkenrichtlijn 2015 bevat (evenals voorheen) een regeling voor – kort gezegd – de situatie dat een merkhouder van een ouder nationaal of Uniemerk het gebruik van een in een lidstaat ingeschreven jonger merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. In dat geval kan de merkhouder van het oudere merk niet meer de nietigverklaring van het jongere merk vorderen voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij dat jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. 
Bewust gedogen van gebruik. Voor de toepassing van de rechtsverwerkingsregel is van belang dat het jongere merk daadwerkelijk gebruikt wordt. Het gedogen van een jongere inschrijving leidt niet tot rechtsverwerking. Het feitelijke gebruik van het jongere merk moet bovendien bewust gedoogd worden. Daarvoor zal dus als regel vereist zijn dat aangetoond kan worden dat de merkhouder daadwerkelijk met het gebruik van het jongere merk bekend was. Bekend behoren te zijn met dat gebruik is waarschijnlijk niet voldoende (Cohen Jehoram, Huydecoper/Van Nispen, 2008, p. 429).

Kly Groupe v Sano Benelux. In zijn arrest van 28 januari 2014 oordeelde het Hof Amsterdam (IEPT20140128) dat het feit dat partijen reeds lange tijd dezelfde markt (voor thee) bedienen en dat het jongere merk reeds gedurende vijftien jaren ingeschreven heeft gestaan, niet voldoende was om tot bewust gedogen door Kly Groupe te kunnen concluderen. In aanmerking nemende dat het om een markt met veel spelers ging en Sano Benelux op die markt geen substantieel aandeel had, was het volgens het Hof zeer wel denkbaar dat het product van Sano Benelux niet was opgemerkt.

Co-existentie. Artikel 9(3) Merkenrichtlijn 2015 maakt vervolgens duidelijk dat het gevolg van de rechtsverwerking voor de oudere merkhouder slechts leidt tot een situatie waarin het oudere en het jongere merk naast elkaar gebruikt kunnen worden. De houder van het jongere merk kan in ieder geval geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere merk wanneer het oudere merk niet meer aan dat jongere merk kan worden tegengeworpen. Aldus ook artikel 2.30septies(3) BVIE (per 1 maart 2019) en artikel 61(3) UMeV 2017.