Merkenrecht
Verval wegens niet normaal gebruik
Belanghebbende: Uitgangspunt dat Austin Nichols slechts dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt als het vorderen van vervallenverklaring van het merk WILD GEESE op grond van bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot merkhouder Lodestar (uiterst) onbehoorlijk handelen zou opleveren
Daarbij kan gedacht worden aan situaties waarin partijen, bijvoorbeeld door gevoerde onderhandelingen, in een bijzondere verhouding ten opzichte van elkaar staan, waardoor zij meer rekening met elkaars belangen dienen te houden dan willekeurige derden. Nog afgezien van de vraag of het afbreken van de contractsonderhandelingen door Irish Distillers jegens Avalon als onbehoorlijk jegens Lodestar in voornoemde zin kan worden aangemerkt, heeft Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit valt af te leiden dat Austin Nichols van de (inhoud van de) onderhandelingen op de hoogte was, Austin Nichols enige invloed op de gedragingen van Irish Distillers kon uitoefenen, dat (derhalve) de handelwijze van Irish Distillers aan Austin Nichols is toe te rekenen en dat de conclusie is gerechtvaardigd dat ook Austin Nichols kan worden geacht onbehoorlijk jegens Lodestar te hebben gehandeld.
- Heilung: Wereldwijd verzet tegen gebruik Wild Geese frustreert ook heilung in Benelux
Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.
- Bewijslast: Gelet op de bewijstechnische problemen die een (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt wordt Lodestar belast met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.
- Relevant gebruik door derde met toestemming merkhouder: onder gebruik van het merk door Lodestar dient mede verstaan gebruik van het merk door een derde met haar toestemming als merkhouder.
- Geen geldige reden voor nonusus: De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan.
Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Ditillers ofwel via Cooley's. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley's heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drank beurs te Cannes.
Geen inbreuk
Geen overeenstemming Wild Turkey en Wild Geese
Naar het oordeel van de rechtbank stemmen het door Lodestar gebruikte teken WILD GEESE auditief en visueel niet, althans onvoldoende overeen met het merk WILD TURKEY. Alleen het woord WILD is bij beide tekens identiek, maar dit onderdeel van het teken vormt bij beide het minst dominante en minst onderscheidende onderdeel ervan tegenover de wel afwijkende en meest onderscheidende elementen TURKEY en GEESE. Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijnde twee verschillende (wilde) dieren.
"Central attack" slaagt niet
Betekening van de dagvaarding niet binnen termijn van vijf jaar na de datum van de internationale merkinschrijving op 21 juni 2000
Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4 juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure. Glet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21 juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijf haar heeft ingesteld.
IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese
