IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
MERKENRECHT
Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang
Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen be-schermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)
Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dit kader te buiten gaat, omdat het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om, nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van Adidas is ingeschreven, hun recht geldend om die motieven zonder toestemming van Adidas te gebruiken. Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven, op de vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt. (…) De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42-44). In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van Adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepenmotieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven. Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is
Decoratief karakter teken
Decoratieve karakter teken staat niet aan de weg aan inbreuk (artikel 5(1)(b) Richtlijn)
In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
Vrijhoudingsbehoefte staat los van beoordeling overeenstemming
Vrijhoudingsbehoefte staat los van beoordeling van de mate van overeenstemming en van het verband dat het publiek legt (artikel 5(2) Richtlijn)
Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
