IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!

05-10-2008 Print this page
IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogen
Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de aanduiding LIEF! niet kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van kinder- en babykleding/artikelen en dat het merk LIEF! (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.
Van kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren of diensten is echter geen sprake indien het teken een kenmerk aanduidt dat de waren of diensten in het algemeen niet bezitten, noch in de toekomst zullen bezitten. Prénatal heeft niet gesteld dat LIEF in het algemeen een kenmerk is of in de toekomst zal zijn van kinder- en babykleding/artikelen. Bo-Dean c.s. hebben gesteld dat dit niet het geval is. Wellicht zou gezegd kunnen worden dat lief verwijst naar de baby's en peuters voor wie de artikelen bestemd zijn, maar (dat geldt ook voor luiers, melk en hapjes voor baby's en) daarmee duidt het nog niet een kenmerk van de waren zelf aan. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de aanduiding LIEF! niet kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van kinder- en babykleding/artikelen en dat het merk LIEF! (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.
Geen zwak maar onderscheidend vermogen
Het hof is voorshands van oordeel dat het merk LIEF!, mede gelet op het gebruik daarvan als omschreven in rechtsoverweging 7, een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit brengt mee dat principale grief 1, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk LIEF! zwak is en een beperkte beschermingsomvang heeft, slaagt.

Inburgering door intensief gebruik sinds 2005
Overigens is het hof voorshands van oordeel dat, zo het merk van huis uit geen onderscheidend vermogen zou hebben, het dit heeft verkregen door het intensieve gebruik sinds begin 2005.
Weliswaar is de periode waarin het merk is gebruikt niet langdurig, maar gelet op de kostbare en intensieve reclamecampagnes, de vele publiciteit en het succes bij het in aanmerking komende publiek, acht het hof voorshands aannemelijk

dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Niet gemotiveerd betwist is immers dat Lief! het teken LIEF! voor allerlei verschillende baby- en peuterproducten gebruikt; er sprake is van een lijn/een (lifestyle)concept; dat het LIEF!-concept al binnen zeer korte tijd een groot succes is gebleken; dat LIEF!-producten begin 2006 door 40 dealers in Nederland werden verkocht, waaronder Kidsfactory en De Bijenkorf, alwaar LIEF! het best verkochte baby- en peutermerk is; het aantal verkooppunten van LIEF!-producten in Nederland in 2007 was gestegen tot 84; dat LIEF! -producten sedert medio 2006 door 20 dealers in België worden verkocht; dat Lief! veel reclame heeft gemaakt voor haar producten; dat Lief! en haar producten, onder andere door haar samenwerking met Orange Babies en haar donaties aan het project "Baby Haven", veel positieve media aandacht hebben gekregen. Een en ander valt ook af te  leiden uit de door Lief! als producties 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22 en 23 overgelegde publicaties en andere stukken. 8. Dat enige tijd kinder-T-shirts van Bakito (De Bijenkorf), voorzien van het woord LIEF, op de markt zijn geweest, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Dat een ander een door hem gebruikt teken om hem moverende redenen niet als merk deponeert, betekent niet dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft. Bovendien heeft Lief! onbetwist gesteld dat de Bijenkorf met dit gebruik, na overleg met LIEF!, gestopt is.

 

Inbreukmakend gebruik als herkomstaanduiding
Het hof acht voorshands aannemelijk dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek het gebruik van de aanduiding LIEF door Prénatal zal opvatten als merkgebruik, in aanmerking nemende
- dat het gaat om een enkel woord en niet om een uit meerdere woorden bestaande zin (zoals "mama is de liefste", "I  my grandma" (zie productie 5 van Prénatal) en "De lief allerliefste"), welk gebruik in beginsel niet als merkgebruik zal worden aangemerkt;
- Prénatal het teken LIEF niet incidenteel op een bepaald product gebruikt, maar op een aanzienlijk aantal verschillende producten (monddoekjes, slabbetjes, een sloop, een laken, een pyjama, een wipstoel, een slaapzak) gedurende een

langere periode (seriematig, als concept), waardoor het gebruik als herkomstaanduiding wordt versterkt;
- zowel uit het door Bo-Dean c.s. overgelegde rapport van TNS NIPO van augustus 2006 (productie 25 van Bo-Dean c.s). als het door Prénatal (als productie 19) overgelegde rapport van Ruigrok/NetPanel van oktober 2006 valt af te leiden dat

rond de 40% van het ondervraagde publiek (moeders met kinderen van 0 en 1 jaar) de aanduiding LIEF op producten van Prénatal desgevraagd (op de vraag: Is het woord "lief' op de babyproducten volgens u een versiering of is het een merk?)

als merk opvat.
Oordeel ten tijde van beslissing Hof
Het hof realiseert zich dat op de (methode van) onderzoeken en de resultaten daarvan een en ander is af te dingen, maar gelet op het geringe verschil tussen voormelde uitkomsten, kunnen deze naar het oordeel van het hof niettemin meewegen om tot voormeld voorlopig oordeel te komen. Prénatal heeft nog gesteld dat het in 2006 uitgevoerde onderzoek van nul en generlei waarde is omdat het - eerder gelegen - moment van de aanvang van de beweerde inbreuk bepalend is.

Het woord LIEF (sec) gebruikt Prénatal echter pas sedert 2006 of kort daarvoor. Daarvoor gebruikte zij de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE.
Het hof heeft in deze inbreukzaak te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing en behoort in zijn beoordeling dus alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan (HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 inzake Adidas/H&M c.s.). Overigens is niet gesteld of aannemelijk geworden dat het oordeel van het publiek over de vraag of het door Prénatal gemaakte

gebruik van LIEF als merk moet worden opgevat in de periode eind 2005 - augustus/oktober 2006 is veranderd. Dat Prénatal haar producten ook voorziet van haar Prénatal-merk doet aan het bovenstaande onvoldoende af, nu het niet

ongebruikelijk is dat op een product meerdere merken voorkomen. Dat blijkt overigens ook uit het onderzoek van Ruigrok/NetPanel, waarbij het Prénatal-merk zichtbaar was voor de respondenten.
Verwarringsgevaar aannemelijk, ondanks mede gebruik Prenatal-merk
Nu het teken LIEF en het merk zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmen, beide worden gebruikt voor baby- en peuterartikelen en niet gemotiveerd betwist is dat zich al een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring hebben voorgedaan, acht het hof voorshands aannemelijk sprake is van verwarringsgevaar. Dat Prénatal ook haar eigen merk op haar producten aanbrengt leidt niet tot een ander oordeel, nu het niet ongebruikelijk is dat verschillende merken (al dan niet van verschillende merkhouders) op producten voorkomen en dat het Prénatal-merk bovendien niet steeds zichtbaar is. Dit brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt, tenzij het in eerste aanleg gevoerde, niet behandelde verweer dat het merk LIEF! te kwader trouw is gedeponeerd zou slagen

 

Geen depot te kwader trouw
Gebruik aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE door Prenatal niet van zodanige omvang dat Bo-Dean daarmee bekend behoorde te zijn
Ter onderbouwing van het gestelde gebruik heeft Prénatal als productie 2 een aan een Turks bedrijf gerichte order (nummer 334258) d.d. 3 juni 2004 overgelegd. Hierin worden diverse producten "sweet kitsch" en de (E.T.A.) datum 18/08/04 vermeld. Voorts heeft zij als productie 7 een aantal tekeningen van diverse producten (badjasje, badcape, slabben en doekjes) overgelegd, waarop ook de labels met de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE te zien zijn, met de vermelding "PRENATAL 2004-2 Sweet kitsch". Ten slotte is een catalogus van 2005 overgelegd waarin producten, voorzien van deze aanduiding voorkomen. Op grond van deze stukken acht het hof voorshands aannemelijk dat Prénatal in juni 2004 een aantal

DE LIEF ALLERLIEFSTE producten in Turkije heeft besteld, die in augustus 2004 geleverd moesten worden, waarna distributie over de winkels moest plaatsvinden. Dit is echter onvoldoende om aan te nemen dat Prénatal deze aanduiding voor 14 oktober 2004 al zodanig gebruikte dat Bo-Dean van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn. Het verweer dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd faalt dan ook alom die reden.

 

UITLEG VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Toezegging LIEF! niet te gebruiken omvat ook LIEF
dat Bo-Dean de toezegging van Prénatal om zich te zullen onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! als merk redelijkerwijs aldus heeft mogen begrijpen dat Prénatal zich ook diende te onthouden van het gebruik van de aanduiding

LIEF als merk, althans dat de redelijkheid en billijkheid die onthoudingsverplichting meebrengt.
Prénatal stelt dat zij slechts gehouden is zich te onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! (met uitroepteken) als merk en dat zij vrij is de aanduiding LIEF te gebruiken, zelfs, begrijpt het hof, als merk. Dat zij vrij is de aanduiding LIEF als merk te gebruiken, vindt geen steun in de tekst van de overeenkomst en is naar het voorlopig oordeel van het hof ook niet in overeenstemming met de bedoeling van partijen. In de overeenkomst is slechts vermeld dat Bo-Dean zich niet zal verzetten tegen het gebruik van niet als merk gebruikte aanduidingen. Uit de omstandigheid dat daarnaast is overeengekomen dat Prenatal zich zal onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! als merk, kan niet (a contrario) afgeleid worden dat zij vrij is elke andere aanduiding, waaronder de aanduiding LIEF, als merk te gebruiken. Aanleiding voor het aangaan van de overeenkomst was dat Bo-Dean haar merk LIEF! wilde beschermen en in dat verband bezwaar had tegen de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE op babyproducten op labels in vage kleuren. Zij heeft dat gebruik toegestaan, maar het moet, naar het voorlopig oordeel van het hof, in het licht van de omstandigheden, voor Prénatal duidelijk zijn geweest dat Bo-Dean zeker óók bezwaar had tegen de prominente vermelding van de (dichter bij haar merk liggende) aanduiding LIEF (sec) als merk op babyproducten. Bo-Dean was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte van het (voorgenomen) gebruik van het teken LIEF (sec) door Prénatal. Tijdens het pleidooi in hoger beroep is gebleken dat Prénatal dat niet kenbaar heeft gemaakt aan Bo-Dean tijdens de onderhandelingen. Daarmee heeft zij naar het voorlopig oordeel van het hof Bo-Dean bewust of onbewust op het verkeerde been gezet. Gelet op die omstandigheden is het hof voorshands van oordeel dat Bo-Dean de toezegging van Prénatal om zich te zullen onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! als merk redelijkerwijs aldus heeft mogen begrijpen dat Prénatal zich ook diende te onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF als merk, althans dat de redelijkheid en billijkheid die

onthoudingsverplichting meebrengt.

 

IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!