Beroep op basis van niet-ingeschreven beeldmerk "HALAL MALAYSIA" niet succesvol

Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „HALAL MALAYSIA” voor waren en diensten van de klassen 5, 18, 25, 29 tot en met 32 en 43 door de houder van de niet-ingeschreven beeldmerken met de woordelementen „HALAL MALAYSIA”.

Het beroep wordt verworpen. De houder van het niet-ingeschreven beeldmerk met woordelementen ‘HALAL MALAYSIA’ kan geen beroep doen op artikel 8 lid 4 GMeV omdat er niet is voldaan aan de eis dat de rechten op dit beeldmerk moeten zijn verworven, overeenkomstig het recht van de lidstaat, waar het beeldmerk is gebruikt, voor de datum van indiening van de aanvraag van het nieuwe merk. Zij heeft niet voldoende bewijs geleverd om aan te tonen dat er ‘goodwill’ bestaat voor haar certificaat onder Engels recht. Deze ‘goodwill’ is de eerste van een aantal cumulatieve eisen om misbruikinbreuk vast te stellen naar Engels recht. Omdat aan de eerste cumulatieve eis niet is voldaan, heeft de kamer van beroep terecht niet naar de andere vereisten van misbruikinbreuk gekeken. Verder heeft de kamer het juiste publiek in overweging genomen door eindverbruikers en afnemers in overweging te nemen. 

33. In casu moet dus eerst worden onderzocht of het oudere teken, dat door verzoekster wordt voorgesteld als een certificaat dat de gecertificeerde waren onderscheidt van andere waren, kan dienen om in het Verenigd Koninkrijk een vordering wegens misbruik in te stellen. Volgens de kamer van beroep heeft verzoekster niet aangetoond dat de misbruikinbreuk in het Verenigd Koninkrijk ook kan worden gepleegd met betrekking tot tekens die worden gebruikt als certificaat, welk bewijs zij had dienen te leveren.

50. Bijgevolg heeft verzoekster niet het bewijs geleverd dat voor haar certificaat een bepaalde „goodwill” bestaat, wat in het Verenigd Koninkrijk een van de cumulatief te vervullen voorwaarden voor de misbruikinbreuk is. Een eventuele onjuiste opvatting van de kamer van beroep, doordat zij de „extensieve” in plaats van de „klassieke” vorm van die inbreuk zou hebben toegepast, is dus in ieder geval niet van dien aard dat de bestreden beslissing daardoor op losse schroeven komt te staan.

Lees het arrest hier.