Geen overeenstemming tussen VIÑA SOL en SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositieprocedure tegen het uniebeeldmerk met het woordelement SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE voor wijn (klasse 33). Oppositie werd ingesteld op basis van het oudere uniewoordmerk VIÑA SOL voor wijn (klasse 33). Miguel Torres, houder van het oudere uniewoordmerk, stelde dat het nieuwe uniemerk onrechtmatig gebruik zou maken van de reputatie van het oudere merk en zodoende niet ingeschreven mocht worden. De Kamer van Beroep ging hierin mee, zij stelde dat de merken gelijk waren, de waren ook gelijk en dat dit zou leiden tot een negatief effect op het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

Het beroep slaagt. Het Gerecht verwerpt het oordeel van de Kamer van Beroep. Het Gerecht bepaalt dat de merken niet voldoende gelijk zijn. Er zou een lage mate van visuele overeenstemming zijn door het element SOL,  fonetisch is er geen overeenstemming doordat de SOTTO IL de overeenstemming van SOL tegengaat. Conceptueel gezien dragen de merken een verschillende betekenis uit. De gelijkenis tussen de merken is niet voldoende voor het publiek om hen als gerelateerd te zien, en daardoor kan het nieuwe uniemerk geen onrechtmatig gebruik maken van de reputatie van het oudere uniemerk. Zodoende mag het nieuwe merk worden ingeschreven. 

78 It follows from those considerations and from those in paragraphs 33 to 75 above that, contrary to what the Board of Appeal found, the degree of similarity between those signs, when taken into account with the other relevant factors referred to in paragraph 35 of the contested decision, in the present case, the identity of the relevant consumers, the degree of reputation of the earlier mark for wines and the distinctive character of that mark, is not sufficient for the relevant public to be capable of associating them, that is to say for that public to be capable of establishing a link between them for the purposes of Article 8(5) of Regulation No 207/2009.

Lees het arrest hier.